Fundamento destacado: 3.6 […] Adicionalmente, el emplazado en la carta notarial señaló que el contrato de compraventa de la empresa no incluía el traspaso y uso del nombre comercial cuyo elemento distintivo es parte esencial que lo caracteriza e identifica en el mercado. Al respecto, cabe mencionar que en el propio contrato de compraventa de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. se estipuló que el vendedor da por cancelado el precio de venta, y declara que no tiene nada que reclamar en el futuro por ninguna razón, entendiéndose en la transferencia todos los activos y pasivos de la misma, lo cual es asumido por la adquirente.
En virtud de ello, la accionante al adquirir una empresa que se dedica a brindar servicios odontológicos, denominada CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L., se infiere que su objetivo es continuar con el giro del negocio y continuar usando los nombres y signos que son parte de la empresa que ha adquirido. En ese sentido, el emplazado al transferir la empresa lo hizo con todos los pasivos y activos, entre los cuales se consideran los signos y nombres que usaban o identifican al negocio.
Así, el registro por parte del emplazado de la marca objeto de nulidad CLÍNICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE y logotipo obedece al ánimo de registrar, a su favor, de manera exclusiva dicho signo usado por la accionante para identificar servicios odontológicos. Sin embargo, dicho registro no fue realizado mediando algún consentimiento o acuerdo entre el emplazado y la accionante; en ese sentido, dicha conducta por parte del emplazado transgrede un derecho ajeno, lo cual califica como un acto de mala fe.
En ese sentido, en opinión de esta Comisión ha quedado desvirtuada la presunción de buena fe que ampara al emplazado, razón por la cual corresponde declarar fundada la acción de nulidad interpuesta por CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L., de Perú.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, respecto al supuesto establecido en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 no corresponde su aplicación, dado que el emplazado JUAN MANUEL VIVANCO OSORIO no ha sido representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por la accionante CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. para prestar sus servicios.
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCION Nº 0183-2023/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTE : 951163-2022
ACCIONANTE : CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L.
EMPLAZADO : VIVANCO OSORIO, JUAN MANUEL
MATERIA : NULIDAD DEL REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO
Lima, 06 de febrero de 2023
1. ANTECEDENTES
Con fecha 10 de mayo de 2022, CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L., de Perú, solicitó la nulidad de la marca de servicio CLÍNICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE y logotipo, inscrita con certificado N° 136688, que distingue servicios de la clase 44 de la Clasificación Internacional, a favor de VIVANCO OSORIO, JUAN MANUEL, de Perú. La accionante sustenta su solicitud de nulidad en los siguientes argumentos:
• Mediante Escritura Pública de fecha 04 de febrero de 2013 el señor VIVANCO OSORIO, JUAN MANUEL constituyó e inscribió la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. Siendo su nombre comercial CLINICA DENTAL VIVANCO e inicio de actividades el 01 de febrero de 2013, según la ficha RUC de la Sunat.
• Mediante Escritura Pública de fecha 11 de noviembre de 2019 se suscribió la transferencia de derechos del titular, VIVANCO OSORIO, JUAN MANUEL, de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. a favor de KARINA CELIA GAMARRA GODOY, entendiéndose por la transferencia todos los activos y pasivos de la misma.
• Mediante Escritura Pública de fecha 15 de noviembre de 2021 el señor VIVANCO OSORIO, JUAN MANUEL constituyó e inscribió la empresa CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VIVANCO E.I.R.L. Siendo su nombre comercial CENTRO ODONTOLOGICO VIVANCO e inicio de actividades el 03 de enero de 2022, según la ficha RUC de la Sunat.
• Mediante carta notarial de fecha 01 de abril de 2022 el señor VIVANCO OSORIO, JUAN MANUEL remite la referida carta a CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. para que cese el uso indebido de su nombre comercial (marca), en virtud del registro de la marca de servicio CLÍNICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE y logotipo, inscrita con certificado N° 136688.
El registro de la marca objeto de nulidad fue de mala fe, dado que el señor VIVANCO OSORIO, JUAN MANUEL solicitó el registro de la marca CLÍNICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE y logotipo, inscrita con certificado N° 136688, con fecha posterior a la compraventa de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. Por lo que, dicho actuar constituye un acto de mala fe y de competencia desleal.
• Al momento de la compraventa de la empresa CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA VIVANCO E.I.R.L. el emplazado señaló que “no tiene nada que reclamar a futuro”, por lo que, es evidente que el emplazado desconoció los términos contractuales. Siendo además que creó una nueva empresa con el afán de perjudicar a la accionante.
• El emplazado aperturó un nuevo local comercial en la misma calle donde quedaba la empresa primigenia, por lo que busca confundir al público.
• Este hecho de mala fe y desleal es merecedor de una sanción (multa) por infringir los derechos de la accionante.
• Adjuntó medios probatorios.
• Amparó su acción en los artículos 136 incisos b) y d), y 137 de la Decisión 486.
Mediante proveído de fecha 09 de junio de 2022 se corrió traslado de la nulidad interpuesta. Por otro lado, se dejó constancia que la accionante podrá seguir acreditando el uso del nombre comercial “CLINICA DENTAL VIVANCO” fundamento de la presente acción de nulidad presentada mediante escrito de fecha 10 de mayo de 2022, hasta antes de emitirse la resolución correspondiente. Respecto a las solicitudes de multa y medidas, se dejó constancia que sólo corresponde evaluarse en aquellos procedimientos en los cuales se esté evaluando o se haya determinado la existencia de una infracción a los derechos de propiedad industrial, y no en el presente caso el cual se trata de una acción de nulidad. Por consiguiente, no corresponde pronunciarse respecto al pedido efectuado, dejando en todo caso a salvo el derecho de esta parte para formular el mismo en la vía y forma previstos por ley, de considerarlo conveniente.
Pese a haber sido válidamente notificado, el emplazado no absolvió el traslado de la nulidad, razón por la que, mediante providencia de fecha 16 de setiembre de 2022 se señaló que el expediente se encontraba para resolver, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 de la Decisión 486, aplicable según lo dispuesto por el artículo 173 de la norma referida.
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si al momento de otorgarse el registro de la marca de servicio CLÍNICA DENTAL VIVANCO UNA SONRISA QUE NACE y logotipo (certificado N° 136688), se contravino lo dispuesto en las normas invocadas por la accionante vigentes al momento de su otorgamiento.
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
3.1. Cuestión previa
– Invocación de supuestos de competencia desleal como fundamentos de la nulidad
En el presente caso, la accionante señaló que la emplazada al obtener el registro de la marca materia de análisis, ha cometido actos de competencia desleal.
Citó el artículo 137 de la Decisión 486. Al respecto, cabe precisar que los supuestos de competencia desleal no constituyen causal de nulidad del registro de una marca, toda vez que el artículo 172 de la Decisión 486 especifica las condiciones y supuestos para la interposición de la acción de nulidad, no encontrándose entre las mismas el artículo antes referido. Sin embargo, se advierte que la Decisión 486 contempla la mala fe como una causal para decretar la nulidad de una marca, así, teniendo en cuenta que toda conducta desleal importa en definitiva un acto de mala fe de parte de quien incurre en ella, la alegada conducta desleal del emplazado corresponde ser incluida dentro del análisis de la mala fe invocada por la accionante.
[Continúa…]
