Fundamento destacado: La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta, no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor aún diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCIÓN Nº 4583-2018/CSD-INDECOPI

• EXPEDIENTE: 739585-2018
• ACCIONANTES: SANCHEZ QUISPE, JORGE LUIS
  HERRERA ORTIZ, LUCY
• EMPLAZADA: R&R APPAREL COMPANY, LLC
• MATERIA: NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA

Lima, 29 de agosto de 2018.

1. ANTECEDENTES

Con fecha de 26 de febrero, Sánchez Quispe, Jorge Luis; y, Herrera Ortiz, Lucy, de Perú, solicitaron la nulidad del registro de marca de producto constituida por la denominación Rock y Republic, que distingue prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional, inscrita el 18 de setiembre de 2017, con el certificado 256785, vigente hasta el 18 de setiembre de 2027, a favor de R&R Apparel Company, LLC, de Estados Unidos de América.

SANCHEZ QUISPE, JORGE LUIS; y, HERRERA ORTIZ, LUCY, sustentaron su acción de nulidad señalando lo siguiente:

– Mediante expediente Nº 647278-2016, la emplazada solicitó la cancelación de la marca TOM FORO ROCK & REPUBLIC SKINHEADS (certificado Nº 103734), inscrita a su favor.

– Al respecto, mediante Resolución Nº 2564-2016/CSD-INDECOPI de fecha 26 de septiembre de 2016, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada en parte dicha acción. Sin embargo, mediante Resolución Nº 2006-2017/TPl-INDECOPI , de fecha 23 de junio de 2017, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró la cancelación total de los productos que distinguía su marca.

– Adicionalmente a los medios probatorios que obran en el expediente Nº 647278-2016, con los medios probatorios que obran en autos, se verificará el uso real y efectivo a nivel nacional de su nombre comercial TOM FORO ROCK & REPUBLIC SKINHEADS, por lo menos desde el año 2004, es decir, previamente a la solicitud de registro de la marca materia de análisis.

– Debe considerarse que la nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el
registro de la marca nunca fue válido.

Amparó su acción en los artículos 136 inciso b) y 172 de la Decisión 486.

Mediante escritos de fechas 4 y 7 de mayo de 2018, R&R APPAREL COMPANY, LLC, de Estados Unidos de América, se apersonó al procedimiento, solicitando una prórroga de dos meses para contestar la acción de nulidad planteada.

Mediante proveído de fecha de fecha 08 de mayo de 2018, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos accedió al plazo solicitado por la emplazada, y otorgó el mismo de conformidad con el artículo 7 4 de la Decreto Legislativo Nº 1075 y el artículo 78 de la Decisión 486, aplicable según lo dispuesto por el artículo 173 de la referida norma.

Al absolver el traslado de la acción de nulidad formulada, con fecha 03 de julio de 2018, R&R APPAREL COMPANY, LLC, señaló lo siguiente:

– La presente acción de nulidad no es el primer procedimiento que su empresa enfrenta con los accionantes, ya que ello se remonta al año 2011.

– Entre otros procedimientos, mediante expediente Nº 469840-2011 su empresa solicitó el registro de la marca ROCK & REPUBLIC, que fue denegada por la Dirección de Signos Distintivos; lo cual fue confirmado por la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución Nº 4445-2014fTPl-INDECOPI.

– Ante ello, su empresa presentó una demanda contenciosa administrativa, alegando que la marca base de denegatoria, TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS (certificado Nº 103734) de los accionantes había coexistido con la marca ROCK & REPUBLIC (certificado Nº 137555) de GRUPO TEXTIL NUEVO MILENIO S.A.C., durante los años 2007 al 2011; además de que contaba con derecho preferente al haber obtenido un resultado favorable por cancelar la marca ROCK & REPUBLIC (certificado Nº 137555).

– En dicho proceso judicial, con fecha 11 de enero de 2016, el 25º Juzgado Contencioso Administrativo Sub Especializado en Temas de Mercado declaró fundada su demanda; concluyendo que las marcas ROCK & REPUBLIC, y TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS no eran confundibles.

– Si bien dicha sentencia fue apelada, con fecha 08 de junio de 2017, la misma fue confirmada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; concluyéndose que al no ser confundibles los signos ROCK & REPUBLIC, y TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS era posible su coexistencia pacífica.

– Asimismo, mediante expediente Nº 647278-2016 solicitó la cancelación de la marca TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS.

– Mediante expediente Nº 469839-2011, solicitó la cancelación de la marca ROCK & REPUBLIC (certificado Nº 137555).

– En el presente caso, los accionantes pretenden que se declare nulo el registro de su marca, ya que de acuerdo a ellos, serían titulares del nombre comercial TOM FORO ROCK & REPUBLIC SKINHEADS desde el año 2004.

– Las pruebas presentadas en el expediente Nº 647278-2016 deben ser presentadas para su evaluación en el presente procedimiento, ya que la Autoridad tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nuevo procedimiento. Así, en caso los accionantes no acompañen copias de dichos documentos, los mismos deben ser considerados como no presentados.

– Según se advierte, los accionantes han presentado un total de 52 copias de boletas simples entre los años 2004-2009, 2017 y 2018; sin embargo, no han presentado ninguna prueba correspondiente a los años 201 O al 2016, lo cual conlleva a la pérdida del derecho del nombre comercial.

– Así, se aprecia que el nombre comercial invocado no reúne los requisitos exigidos para ser amparado, toda vez que no fue utilizado durante los años 201 O al 2016, no siendo su uso continuo, requisito indispensable para el reconocimiento de un nombre comercial.

– De acuerdo a la naturaleza de los productos (clase 25), no es posible que los accionantes únicamente hayan presentado 52 boletas de venta para probar el uso de un supuesto nombre comercial desde el año 2004, y no una mayor cantidad de pruebas o pruebas complementarias.

– Al respecto, los accionantes deberían presentar abundante documentación que demuestre el uso de su alegado nombre comercial; sin embargo, ello no ha ocurrido, ya que evidentemente dicho nombre comercial no ha sido utilizado con la regularidad y volumen propio de las prendas de vestir, calzado o sombrerería.

– Su empresa adquirió los derechos de su marca debido a que no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones de registro establecidas en la Decisión 486.

– Su marca no es nula debido a que no vulnera ningún derecho de terceros, en particular, la de los accionantes.

– En el supuesto negado que las pruebas presentadas por los accionantes sean idóneas para demostrar el uso del nombre comercial alegado, la autoridad debe tener en cuenta que: i) las evidencias no prueban que dicho signo haya sido usado de manera continua; y, ii) dicho nombre comercial ya coexistido pacíficamente con la marca ROCK & REPUBLIC, tanto en el mercado como en el registro.

– En efecto, los signos ROCK & REPUBLIC y TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS han coexistido pacíficamente durante los años 2007 al 2011 , sin causar confusión en los consumidores.

– Como bien señaló la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, dichos signos presentan elementos adicionales que les otorgan distintividad, y consecuentemente los hace distinguibles entre sí, por lo que es posible su coexistencia.

– Así, al no ser confundibles los signos y al haber coexistido pacíficamente por varios años en el mercado, la permanencia de su marca no afecta a los accionantes (sic).

– De otro lado, es importante señalar que su marca existe en el registro y en el mercado mundial varios años antes que el primer uso del nombre comercial TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS, es decir, desde antes del 14 de febrero de 2004.

– La marca ROCK & REPUBLIC fue originalmente creada en el año 2002, siendo en el año 2004 cuando alcanzó un pico de popularidad al lanzarse la línea de jeans VB ROCKS, diseñada por el ícono de la moda y cantante inglesa Victoria Beckham, los cuales fueron considerados como los jeans más populares de la temporada ya que fueron diseñados con la tecnología “lift the bum”.

– En el año 2010, V.F. CORPORATION obtuvo los derechos exclusivos para vender los diversos productos de ROCK & REPUBLIC los que luego licenció (año 2012) a favor de KOHL’S CORPORATION, con lo que se consolidó como una de las marcas más populares y cotizadas.

– Su empresa cuenta con el registro de la marca ROCK & REPUBLIC en diversos países del mundo, incluso con anterioridad al primer uso del nombre comercial de los accionantes.

– Las facturas emitidas en Estados Unidos de América, que acompañan a su escrito, demuestran que los productos con su marca ROCK & REPUBLIC han sido altamente demandados por los consumidores, con anterioridad al uso del nombre comercial alegado; asimismo, se verificará que se continuo con su exitosa comercialización, alrededor del mundo.

– Su marca ROCK & REPUBLIC es la preferida por diversas celebridades, habiéndose convertido en popular y cotizada, ya que es evidente su popularidad en las redes sociales.

– Así, se verificará del prestigio, trayectoria y popularidad de la marca ROCK & REPUBLIC en todo el mundo.

– Adjuntó medios probatorios que consideró pertinentes al caso.

Mediante proveído de fecha 20 de julio de 2018, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos precisó que al momento de trasladar la nulidad solicitada, tuvo a la vista el expediente Nº 647278-2016, al cual se remiten los accionantes, advirtiendo que la emplazada en el presente procedimiento, R&R APPAREL COMPANY, LLC, fue parte en el procedimiento signado al expediente Nº 647278-2016; razón por la cual, se deduce que la misma tuvo conocimiento de las pruebas presentadas en dicho expediente.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si al momento de otorgarse el registro de la marca ROCK & REPUBLIC, inscrita con certificado Nº 256785, se contravino lo dispuesto en las normas vigentes al momento de su otorgamiento.

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Cuestiones previas

Fundamentos de la emplazada

En el presente caso, la emplazada señaló que los signos ROCK & REPUBLIC y TOMFORDROCK & REPUBLIC SKINHEADS han coexistido pacíficamente durante los años 2007 al 2011, sin causar confusión en los consumidores. Agregó que la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo determinó que dichos signos presentan elementos adicionales que les otorgan distintividad, y consecuentemente los hace distinguibles entre sí, por lo que es posible su coexistencia. Además de ello, hizo referencia a otros procedimientos de cancelación.

Al respecto, cabe señalar que la autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud de nulidad que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el registro de la marca materia de nulidad fue otorgado en contravención las normas vigentes al momento de su otorgamiento, dependiendo de las condiciones de la marca y los antecedentes registrales del caso.

Siendo así, las referencias realizadas por la emplazada no constituyen hechos o antecedentes vinculantes para esta Comisión en cuanto al resultado del análisis en el presente caso.

[Continúa…]

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5 Oct de 2018 @ 15:54