Fundamento destacado: Al respecto, la Sala precisa que el presente procedimiento se circunscribe a determinar si el uso de los signos objeto de cuestionamiento por parte de la denunciada infringe los derechos de propiedad Industrial del denunciante, derivados de su titularidad sobre el registro de la marca NEMESIS (Certificado N° 270951).
Sin perjuicio de ello, corresponde precisar que los argumentos formulados por la denunciada sobre la presunta mala fe del denunciante ya fueron analizados en el procedimiento de nulidad de registro de la marca NEMESIS (Certificado N° 270951), seguido bajo Expediente N° 876121-2020.
➢ Por lo menos desde el año 2016, es titular de la marca NEMEZIZ y logotipo en diversos países del mundo, tales como Japón, Corea; Italia, reino Unido, España y Rusia.
Al respecto, la Sala conviene en precisar que, de acuerdo con el artículo 154 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente.
Asimismo, se precisa que, de conformidad con el Principio de Territorialidad, los derechos que el registro confiere sobre una marca son reconocidos en el país en el cual fue registrado; es decir que en virtud al referido registro, la marca goza de protección en todo el territorio nacional.
En ese sentido, lo argumentado por la denunciada no constituye un elemento que, por sí solo, la exima de responsabilidad o que desvirtúe el análisis de confusión que la Sala deberá efectuar. Teniendo en cuenta que los argumentos expuestos por la denunciada, no desvirtúan el riesgo de confusión existente entre los signos utilizados por la denunciada y la marca sustento de la denuncia, se ha configurado una infracción a los derechos de Propiedad Industrial que Ricardo León Márquez Gómez ostenta sobre su marca NEMESIS (Certificado N° 270951), por lo que se configura una vulneración a lo establecido en el inciso d) del artículo 155 de la Decisión 48612.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCIÓN N° 0218-2024/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD
DENUNCIANTE : RICARDO LEON MARQUÉZ GÓMEZ
DENUNCIADA : ADIDAS PERÚ S.A.C.
Infracción a los derechos de Propiedad Industrial – Prescripción de la acción: Infundada – Sanción – Costas y costos
Lima, veintidós de febrero de dos mil veinticuatro.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 24 de febrero de 2021, Ricardo León Marquéz Gómez (Colombia) interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra Adidas Perú S.A.C. (Perú), manifestando lo siguiente:
– En Perú, es titular de la marca denominativa de producto NÉMESIS (Certificado N° 270951) que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial y, en Colombia, cuenta con una familia de marcas en base a tal denominación.
– Ha tomado conocimiento de que la denunciada viene comercializando zapatillas y ropa deportiva con su marca registrada, sin contar con su debida autorización para ello.
– Con fecha 20 de enero de 2020, se efectuó la diligencia de inspección solicitada en el Expediente N° 830120-2019[1], constatándose los hechos materia de denuncia.
– Suscribió un contrato de licencia con la denunciada para los mercados de Colombia y México. Lo que demuestra que la denunciada tenía conocimiento de que la marca NEMESIS era de su titularidad.
– En Colombia, los derechos de Propiedad industrial sobre la denominación NEMESIS se remontan al año 2006.
En ese sentido, solicitó lo siguiente:
– Que se sancione a la denunciada con una multa.
– Se ordene el cese de los actos violatorios.
– Se ordene el pago de las costas y costos a su favor.
– Se requiera a la denunciada que cumpla con informar desde cuándo viene efectuando la comercialización de productos con el signo NEMEZIZ, además del costo de tales productos y la información sobre sus distribuidores.
Sustentó su denuncia en los literales a) y d) del artículo 1552 de la Decisión 486.
Adjuntó medios probatorios[3].
Con fecha 8 de abril de 2021, Adidas Perú S.A.C. absolvió el traslado de la denuncia manifestando que:
– Forma parte de “Adidas Group”, el cual se dedica a la elaboración y comercialización de productos deportivos a nivel mundial.
– En el mes de mayo del año 2017, en la Final de la Copa del Rey, su empresa efectuó el lanzamiento mundial de los calzados deportivos denominados “NEMEZIZ” con la participación del famoso futbolista Lionel Messi.
– Desde la fecha de su lanzamiento el producto NEMEZIZ revolucionó la industria del calzado deportivo.
– Su empresa firmó un contrato de licencia con el emplazado el 18 de diciembre de 2017 -mediante el cual este último le concedió una licencia exclusiva del signo NÉMESIS para los territorios de Colombia y México-, debido a que el denunciante a la fecha de firma del referido contrato contaba con el registro de algunas marcas que incluían en su conformación el término NÉMESIS en dichos países.
– El 23 de noviembre de 2017, el denunciante solicitó el registro de la marca NEMESIS (reivindicando prioridad de la solicitud colombiana N° SD2017/0052971), para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, la cual tuvo por finalidad atacar a su empresa y frustrar el comercio de su línea de productos NEMEZIZ.
– La conducta del denunciante cumple con todos los elementos para ser calificada como abusiva del derecho.
– Ha solicitado la nulidad del registro de la marca sustento de la acción, por lo que el procedimiento debe ser suspendido.
– Trataron de llegar a un acuerdo con el denunciante; sin embargo, no tuvieron éxito.
Mediante Resolución N° 3587-2021/CSD-INDECOPI de fecha 1 de setiembre de 2021, la Comisión de Signos Distintivos suspendió el trámite del procedimiento hasta el momento en que se resuelva de manera definitiva, en la vía administrativa, el Expediente N° 876121-2020[4], o de ser el caso, hasta que la Comisión de Signos Distintivos cuente con elementos de juicio suficientes para continuar con el trámite del presente procedimiento.
Con escritos de fechas 24 de noviembre de 2021 y 17 de febrero de 2023, Ricardo León Marquéz Gómez solicitó el levantamiento de la suspensión ordenada en el procedimiento, alegando que el Expediente N° 876121-2020 motivo de la suspensión culminó en la vía administrativa.
Con fecha 21 de agosto de 2023, la Primera Instancia efectuó un requerimiento de información a la denunciada[5], el cual fue cumplido con escrito del 29 de agosto de 2023. La denunciada solicitó que se declare la confidencialidad del documento denominado “Información confidencial – ingresos brutos por venta de productos con marca NEMEZIZ”.
Mediante proveído de fecha 8 de setiembre de 2023, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dispuso declarar confidencial el documento denominado “Información confidencial – ingresos brutos por venta de productos con marca NEMEZIZ”.
Mediante Resolución N° 2558-2023/CSD-INDECOPI, de fecha 6 de noviembre de 2023, la Comisión de Signos Distintivos:
– Levantó la suspensión del presente procedimiento dispuesta mediante Resolución Nº 3587-2021/CSD-INDECOPI de fecha 1 de septiembre de 2021.
– Declaró INFUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta Ricardo León Márquez Gómez contra Adidas Perú S.A.C. con relación a la conducta tipificada en el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486.
– Declaró FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Ricardo León Márquez Gómez contra Adidas Perú S.A.C. con relación a la conducta tipificada en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486.
– Sancionó a Adidas Perú S.A.C. con una multa ascendente a 150 UIT.
– Prohibió a Adidas Perú S.A.C. el uso de los signos infractores, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir zapatillas y ropa deportiva de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
– Dispuso que Adidas Perú S.A.C. asuma el pago de las costas y costos incurridos por Ricardo León Márquez Gómez con motivo del presente procedimiento.
Consideró que:
Determinación de los signos usados por la denunciada
– No corresponde evaluar o emitir pronunciamiento respecto a la alegada mala fe y presunto comportamiento desleal con el que Ricardo León Márquez Gómez habría obtenido la marca NÉMESIS (Certificado N° 270951), sustento de la acción, debido que los mismos fueron analizados y desvirtuados en el procedimiento de nulidad de dicho registro seguido bajo Expediente N° 876121-2020.
– De la valoración conjunta de todos los medios probatorios obrantes en autos, Adidas Perú S.A.C. ha comercializado zapatillas y ropa deportiva de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial identificadas con los siguientes signos:
Evaluación de las conductas imputadas a la denunciada
➢ Aplicación del literal a) del artículo 155 de la Decisión 486
– La documentación probatoria presentada resulta insuficiente a efectos de acreditar, de forma fehaciente, la responsabilidad de la denunciada respecto de la conducta imputada, toda vez que si bien los productos materia de denuncia consignan los signos objeto de cuestionamiento, no se ha acreditado que la imputada haya sido quien aplicó o colocó dichas marcas en los productos materia de denuncia, principalmente debido a que en los mismos no se incluye alguna referencia que lo vincule con la conducta establecida en el literal analizado.
– En el presente caso, no configurándose los actos previstos en literal a) del artículo 155, de la Decisión 486; , corresponde declarar infundada la denuncia formulada en este extremo.
➢ Aplicación del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486
– Dado que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados, así como que entre tales signos existe semejanzas, se determina que los mismos resultan confundibles entre sí.
– En el caso concreto, se determina que la denunciada ha infringido los derechos de propiedad industrial del denunciante, configurándose los actos previstos en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia formulada en este extremo.
Imposición de la sanción
– Provecho ilícito: La denunciada ha declarado y reconocido el beneficio obtenido al utilizar el signo objeto de cuestionamiento; información que si bien ha sido declarada confidencial será tomada en cuenta al momento de la graduación de la sanción.
– Probabilidad de detección: Se estima que la probabilidad de detección de la infracción es media, toda vez que dependió de la intervención de la titular quien informó que una persona utiliza en el mercado signos semejantes a su marca registrada, correspondiéndole un porcentaje de incremento del 60%.
– Factores agravantes y/o atenuantes: En el presente caso no se verifican factores agravantes ni atenuantes a considerar a efectos de graduar la multa base.
– En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 121 del Decreto Legislativo Nº 1075, así como, el hecho de que la multa base se obtiene de relacionar el beneficio ilícito (información declarada confidencial) y la probabilidad de detección y a fin de que se genere un efecto disuasivo en la denunciada, determina que el monto de esta debe quedar establecido en 150 UIT.
[Continúa…]
Descargue la resolución aquí
[1] Referido a la solicitud de visita inspectiva y dictado de medidas cautelares fuera del procedimiento solicitado por Ricardo León Marquéz Gómez contra Adidas Perú S.A.C. por el presunto uso indebido del signo NÉMESIS para identificar de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
