En una reciente decisión, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de Perú ha aprobado el registro de la marca «Sualik Perú», solicitada por Itanel Espinal Izquierdo, a pesar de la oposición presentada por la reconocida marca internacional Tommy Hilfiger Licensing LLC.
La Resolución 0632-2024/TPI-Indecopi, concluyó que no existe riesgo de confusión entre ambas marcas, a pesar de que Tommy Hilfiger argumentó que su marca es ampliamente reconocida y podría verse afectada por la nueva solicitud. El tribunal determinó que los argumentos de mala fe presentados por la opositora no fueron suficientemente acreditados.
Además, se aclaró que es posible presentar nuevos medios de prueba durante el proceso de apelación, lo que permite a las partes involucradas defender sus posiciones de manera más efectiva.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCIÓN N° 0632-2024/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 940230-2022/DSD
SOLICITANTE : ITANEL ESPINAL IZQUIERDO
OPOSITORA : TOMMY HILFIGER LICENSING LLC
Análisis del riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos de las clases 9 y 25 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Mala fe: No acreditada
Lima, tres de julio de dos mil veinticuatro.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 7 de marzo de 2022, Itanel Espinal Izquierdo (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación SUALIK PERÚ y logotipo (se reivindica colores[1]), conforme al modelo, para distinguir prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 22 de abril de 2022, Tommy Hilfiger Licensing LLC (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es una de las principales marcas de diseñador a nivel mundial y se encuentra reconocida internacionalmente. Produce y comercializa prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, accesorios y calzado, así como productos de perfumería, lentes, relojes y muebles para el hogar.
(ii) Es titular de las siguientes marcas de producto:
(iii) El signo solicitado y sus marcas registradas se refieren a los mismos productos y otros vinculados. Asimismo, guardan semejanza gráfica dado que presentan una figura rectangular con divisiones y con la misma combinación de colores rojo, blanco y azul.
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(iv) Las marcas registradas son creaciones exclusivas de Tommy Hilfiger quien ha venido realizando inversiones significativas para lograr la identidad entre los productos que distingue y su origen empresarial.
(v) Los productos TOMMY HILFIGER se caracterizan por la combinación de colores rojo, azul y blanco. A manera de ejemplo cita su página web, así como diversos anuncios publicitarios.
(vi) Es una empresa con una reputación y renombre ganados a través de los años tanto en el Perú como en el mundo.
(vii) En el Perú, Tommy Hilfiger cuenta con tiendas en los principales centros comerciales (Jockey Plaza, Larcomar, Real Plaza Salaverry, Caminos del Inca, Mega Plaza, Plaza San Miguel, La Rambla San Borja, In Outlet Faucett) así como una tienda propia ubicada en Avenida Conquistadores 1031, San Isidro, a través de las cuales comercializa toda la gama de sus productos. Además, su empresa tiene presencia en las principales redes sociales.
(viii) El signo solicitado ha sido presentado mediando mala fe, toda vez que se ha presentado con la intención de crear confusión en los consumidores con el fin de beneficiarse de su prestigio en el mercado, así como del prestigio de los productos que comercializa.
Amparó su oposición en los artículos 136 inciso a) y 137 de la Decisión 4863 . Adjunta medios probatorios.
Con fecha 7 de junio de 2022, el solicitante Itanel Espinal Izquierdo absolvió el traslado de la oposición señalando lo siguiente:
(i) Su marca “SUALIK PERÚ” es el resultado de toda una vida de trabajo, que la inicié hace más de 20 años, cuando vine a Lima desde mi natal Cajamarca, confeccionando en un principio cortinas, para luego confeccionar ropa industrial.
(ii) Es evidente que la opositora es una gran empresa cuyas marcas registradas tienen notoriedad y son muy bien apreciadas por el público en general, lo que no debería ser materia de análisis.
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(iii) Lo que debería ser analizado es si su signo solicitado constituye o no una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de las marcas registradas de propiedad de la opositora y, de ser el caso, si es que el referido signo es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación, un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario (sic).
(iv) Considera que se deberá determinar si su marca se encuentra incursa en la prohibición de registro establecida en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486 (sic).
(v) En el presente caso, al ser la marca opositora una notoriamente conocida, solo queda determinar si existe identidad o semejanza entre ambas marcas, en grado suficiente para causar riesgo de confusión o de asociación.
(vi) No existe semejanza gráfico-fonética entre los signos en conflicto, siendo que el signo solicitado tiene suficiente poder distintivo para diferenciarse de la marca registrada, por lo que es imposible que se genere algún tipo de confusión sobre un mismo origen empresarial, o que constituya una variación de la misma.
[Continúa…]
Descargue la resolución aquí
[1] Se aprecian los colores azul, rojo y blanco.
[2] Dicho registro también fue inscrito para distinguir productos de la clase 18 de la Nomenclatura Oficia
