Fundamento destacado.- 3.2. Diferencia entre el nombre comercial y la marca: La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados o prestados por una persona de los productos o servicios de otra. La protección legal de las marcas está regida por el principio registral de acuerdo al cual el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro, el mismo que concede una protección legal de la marca en todo el territorio nacional del país en que se efectuó dicho registro.
El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo de las actividades de sus competidores. Conforme se ha señalado, el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso, sin que sea necesario el registro mismo, el cual tiene efectos meramente declarativos, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene una influencia efectiva.
A diferencia de lo que ocurre con las marcas, un nombre comercial no necesita ser inherentemente distintivo, por lo que puede estar compuesto de términos genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades, referidos al objeto o actividad de la empresa titular o indicativos del lugar geográfico en el que la empresa funciona. Sólo se exige que el nombre comercial adoptado por una empresa sea suficientemente diferente de los nombres comerciales usados por empresas anteriores para evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación equívoca. En tal sentido, la distintividad del nombre comercial se apreciará en función de su aptitud para distinguir en los hechos a la entidad que lo usa frente a los demás que operan en el mismo mercado[2].
Dentro de este contexto es necesario determinar cuáles son los criterios a aplicarse a fin de permitir el ejercicio del derecho contenido por la ley.
Dentro de este contexto es necesario determinar cuáles son los criterios a aplicarse a fin de permitir el ejercicio del derecho contenido por la ley.
Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca.
En este caso, debe tenerse presente que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse – en base al derecho concedido por el artículo
136 inciso b) de la Decisión 486 – al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva a nivel nacional que otorga el registro de una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.
Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado.
Aquí deberá considerarse que el hecho que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que éste acceda directamente a registro, puesto que el mismo sólo será posible en la medida que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, que en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca en base a la titularidad de su nombre comercial), no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que en esos casos su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial del solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos, no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional.
Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro.
Aquí habrá que atender a la antigüedad de los mismos. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como el opositor al mismo sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala es de la opinión que si el solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca.
Sin embargo, en caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el del solicitante sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior. Así, si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCIÓN N° 0187-2015/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 553347-2013/DSD 1-15
SOLICITANTE: KATHERINE CYNTHIA CARLIN SOLANO
Solicitud de registro de nombre comercial –Riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial que distingue actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, catorce de enero de dos mil quince.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 5 de noviembre de 2013, Katherine Cynthia Carlin Solano (Perú) solicitó el registro del nombre comercial constituido por la denominación THE FASHION STORE BY KC y logotipo (se reivindica colores[1] ), conforme al modelo adjunto, para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 12802-2014/DSD-INDECOPI de fecha 21 de julio de 2014, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del nombre comercial solicitado al considerar susceptible de originar riesgo de confusión con las marcas de producto KC y logotipo (Certificado N° 40833) y KC RITZY y logotipo (Certificado N° 140914), registradas en la clase 25 de la Nomenclatura oficial.
Con fecha 3 de agosto de 2014, Katherine Cynthia Carlin Solano interpuso recurso de apelación manifestando que:
– Los signos bajo análisis presentan en su conformación elementos distintos que permiten diferenciarlos.
– La conjunción de letras KC refiere a las iniciales de su nombre y apellido Katherine Carlin.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el nombre comercial solicitado a registro THE FASHION STORE BY KC y logotipo y las marcas registradas KC y logotipo (Certificado N° 40833) y KC RITZY y logotipo (Certificado N° 140914).
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes Se ha verificado que:
a) Javier Arturo Novoa Larragan (Perú) es titular de:
– La marca de producto constituida por el logotipo conformado por la figura de un caballero medieval montado a caballo portando una banderola con las iniciales KC, conforme al modelo adjunto, para distinguir prendas de vestir, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 40833, vigente desde el 19 de julio de 1996 hasta el 19 de julio de 2016.
– La marca de producto constituida por el logotipo conformado por la figura de un caballero medieval montando a caballo portando una banderola con las iniciales KC, y debajo la denominación RITZY escrita en letras características; conforme al modelo adjunto, para distinguir prendas de vestir, calzados, sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 140914, vigente desde el 28 de setiembre de 2007 hasta el 28 de setiembre de 2017
b) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas otras marcas a favor de diferentes titulares que incluyen en su conformación:
– La denominación FASHION, tales como: ADAOJANAMA FASHION WWW.ADAOJANAMA.COM y logotipo (Certificado Nº 182708), AF AICHA FASHION y logotipo (Certificado Nº 130239), BAODA FASHION y logotipo (Certificado Nº 202569), BELLO FASHION (Certificado Nº 206098), CCC SF SADYT FASHION & COVICH CORPORATION y logotipo (Certificado Nº 122924), entre otras.
– La denominación STORE, tales como: CAROLINA STORE y logotipo (Certificado Nº 140821), AMERICAN STORE (Certificado Nº 141621), ANIMATION STUDIO STORE (Certificado Nº 110825), STUDIO CHIC STORE y logotipo (Certificado Nº 207995), THE ROOF STORE (Certificado Nº 200057), entre otras.
– La denominación BY, tales como: EDITIONS BY VAN HEUSEN (Certificado Nº 86323), CLAZ BY CLAUDIA BERTOLERO y logotipo (Certificado Nº 135127), BY LESLY SUAREZ COLLECTIÓN y logotipo (Certificado Nº 186854), BY LORENS OUTLET y logotipo (Certificado Nº 166029), V VENNEL BY GOZZINI y logotipo (Certificado Nº 126008), entre otras.
c) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial no se encuentran registradas otras marcas, a favor de terceros, que incluyan en su conformación la conjunción de letras KC.
2. Cuestión previa
Mediante Resolución N° 12802-2014/DSD-INDECOPI de fecha 21 de julio de 2014, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del nombre comercial solicitado. La Autoridad concluyó que, si bien la solicitante había acreditado el uso del nombre comercial solicitado, desde el 18 de diciembre de 2011, éste resulta confundible con las marcas de producto KC y logotipo (Certificado N° 40833) y KC RITZY y logotipo (Certificado N° 140914), por lo que corresponde denegar su registro. Contra la mencionada resolución ha interpuesto recurso de apelación la solicitante, en el extremo por el cual se le denegó el registro solicitado. En ese sentido y habiendo quedado firme el extremo referido al uso del nombre comercial solicitado, corresponde a la Sala determinar la existencia o no de riesgo de confusión entre los signos bajo análisis.
3. Riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca
3.1. Marco legal En la medida que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere con su uso efectivo en el mercado – siendo su registro sólo declarativo – y el derecho sobre una marca nace con el registro (su registro es constitutivo), los posibles conflictos que se puedan generar como consecuencia de la concurrencia en el mercado de un nombre comercial y una marca hacen necesario considerar en forma sistemática y concordada la naturaleza y funcionamiento de ambos elementos de la propiedad industrial, a fin de que la competencia se desarrolle en forma leal, permitiendo que los agentes económicos sean recompensados por el fruto de su esfuerzo, posibilitándose así a los consumidores la adopción de decisiones de compra eficientes.
El titular de un nombre comercial usado (el cual es protegido por el derecho industrial a pesar de no estar registrado) está facultado por el ordenamiento jurídico para oponerse al uso o registro de un signo idéntico o similar, impedir su utilización en el mercado y solicitar su anulación (dimensión negativa), así como para usarlo, cederlo, conceder una licencia sobre él y adoptarlo como marca (facultad positiva).
La posibilidad de riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial es reconocida por la Decisión 486 en su artículo 136 inciso b).
3.2. Diferencia entre el nombre comercial y la marca La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados o prestados por una persona de los productos o servicios de otra. La protección legal de las marcas está regida por el principio registral de acuerdo al cual el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro, el mismo que concede una protección legal de la marca en todo el territorio nacional del país en que se efectuó dicho registro. El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo de las actividades de sus competidores. Conforme se ha señalado, el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso, sin que sea necesario el registro mismo, el cual tiene efectos meramente declarativos, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene una influencia efectiva.
A diferencia de lo que ocurre con las marcas, un nombre comercial no necesita ser inherentemente distintivo, por lo que puede estar compuesto de términos genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades, referidos al objeto o actividad de la empresa titular o indicativos del lugar geográfico en el que la empresa funciona. Sólo se exige que el nombre comercial adoptado por una empresa sea suficientemente diferente de los nombres comerciales usados por empresas anteriores para evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación equívoca. En tal sentido, la distintividad del nombre comercial se apreciará en función de su aptitud para distinguir en los hechos a la entidad que lo usa frente a los demás que operan en el mismo mercado[2].
Dentro de este contexto es necesario determinar cuáles son los criterios a aplicarse a fin de permitir el ejercicio del derecho contenido por la ley.
Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca. En este caso, debe tenerse presente que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse – en base al derecho concedido por el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 – al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva a nivel nacional que otorga el registro de una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.
Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado. Aquí deberá considerarse que el hecho que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que éste acceda directamente a registro, puesto que el mismo sólo será posible en la medida que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, que en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca en base a la titularidad de su nombre comercial), no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que en esos casos su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial del solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos, no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional.
[Continúa…]
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[1] Se aprecian los colores gris y morado.
[2] Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 del 13 de junio de 1997, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales. p. 15 y 17.
