Fundamento destacado
SEXTO.- Que, de la revisión de autos, se aprecia que la marca constituida por la denominación HALDOL registrada a favor de Johnson & Johnson, en la Clase 5 de la Clasificación Internacional (con Certificado N° 011157), distingue productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para estampar dientes y dentaduras, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas yerbas y los animales dañinos. Por su parte, la marca constituida por la denominación ALIDOL que la demandante solicita se registre, también busca distinguir productos de la Clase 5. tales como productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para apósitos y desinfectantes.
SÉTIMO.- Que, si bien es cierto, existe identidad entre algunos de los productos distinguidos por dichas marcas, también lo es que, la coexistencia de los productos en el mercado no inducirán a confusión al público consumidor, por cuanto, entre el signo solicitado ALIDOL y la marca registrada HALDOL, existen diferencias fonéticas, esto es, si bien los signos comparten la partícula DOL, difieren en su secuencia de vocales (A-l-O/A-O) y consonantes (L-D-L/H-L-D-L). lo que determina que su pronunciamiento sea diferente.
OCTAVO – Que, respecto al punto de vista gráfico, se observa que existe una diferencia estructural y extensión gramatical, toda vez que la marca registrada HALDOL comienza con la letra H y la marca solicitada con la letra A, adicionado con la letra I al centro Por lo tanto, sin tener en cuenta la partícula DOL, por ser de uso común en marcas que distinguen productos farmacéuticos, en su conjunto, los demás elementos que conforman los signos HAL y ALI, se distinguen suficientemente el uno del otro, lo que determina que el impacto visual que producen los signos también sea diferente.
DÉCIMO PRIMERO.- Que, finalmente, a efectos de establecer si los signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, se ha tenido en cuenta los criterios establecidos en los artículos 131 y 132 del Decreto Legislativo 823 – Ley de Propiedad Industrial, según los cuales la apreciación sucesiva de los signos debe incidir con mayor énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, además el grado de percepción del consumidor, la naturaleza del producto y su forma de comercialización, el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado, si el signo es parte de una familia de marcas, así como la semejanza gráfica-fonética, aspectos todos que han sido debidamente analizados en la apelada, concluyendo que no existe impedimento para que las marcas examinadas puedan convivir pacíficamente a pesar de las semejanzas entre algunos de los productos que distingue, desapareciendo cualquier riesgo de confusión entre los consumidores.
SUMILLA: Habiéndose determinado que las marcas en conflicto HALDOL y ALIDOL, desde el punto de vista gráfico y fonético, no generan riesgo de confusión en el público consumidor; se concluye que las mismas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE
Acción contencioso administrativa
Lima, nueve de junio de dos mil dieciséis
Vista: La causa número 2297-2015, en audiencia pública de la fecha, oídos los informes orales y producida la votación con arreglo a ley. se emite la siguiente sentencia.
1. ASUNTO
En el presente proceso contencioso administrativo, los demandados Johnson & Johnson y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual – INDECOPI interponen recurso de apelación contra la sentencia de fojas quinientos cuarenta y dos, expedida el treinta de enero de dos mil quince, por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara fundada la demanda interpuesta por la empresa Hamburg Laboratories INC. LLC.
2. ANTECEDENTES
2.1. A NIVEL ADMINISTRATIVO
Del expediente administrativo, se advierte lo siguiente:
• El catorce de diciembre de dos mil siete, Hamburg Laboratories Inc. Lic. solicitó el registro de la marca de producto con la denominación ALIDOL, para distinguir productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés, emplastos, material para apósitos y desinfectantes de la Clase 05 de la Clasificación Internacional.
• El veintisiete de febrero de dos mil ocho. Johnson & Johnson formuló oposición a la solicitud de registro presentada, señalando que el signo carecía de distintividad y resultaba confundible con su marca registrada HALDOL, al ser semejantes, gráfica y fonéticamente.
• Mediante Resolución N° 13105-2008/OSD-INDECOPI. de fecha veintitrés de julio de dos mil ocho, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado.
• Al ser apelada dicha resolución, mediante Resolución N° 0847- 2009/TPI, de fecha 15-04-2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual la revocó y denegó el registro de la marca de producto ALIDOL.
3. A NIVEL JUDICIAL
3.1 DEMANDA
Por escrito de fojas treinta y seis, subsanada a fojas sesenta, Hamburg Laboratories Inc. Lic., interpone demanda contencioso administrativa. Como pretensión principal solicita que se declare la nulidad de la Resolución N° 0847-2009/TPI-INDECOPI, de fecha quince de abril de dos mil nueve, en el extremo que revoca la Resolución N° 13105-2008/DSD- INDECOPI, de fecha 23-07-2008, que otorgó el registro de la marca de producto ALIDOL solicitada para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. Como consecuencia de esta nulidad, peticiona que se declare infundada la oposición interpuesta por Johnson & Johnson y se inscriba la referida marca: como pretensión subordinada, que se declare la ineficacia de la Resolución N° 0847-2009/TPI- INDECOPI y. como consecuencia de ello, que se confirme la Resolución N° 13105-2008/OSD-INDECOPI, declarándose infundada la oposición incoada por Johnson & Johnson, ordenándose la inscripción de la marca de producto ALIDOL. Como fundamentos de hecho señala:
1) Los signos distintivos se inician con sílabas distintas: A en la marca solicitada ALIDOL; y, HAL en la marca registrada HALDOL, lo que desde el inicio produce una diferencia gráfica y fonética Además, los términos ALI y HAL tienen una estructura gramatical diferente, lo que aunado al hecho que la marca solicitada incluya la vocal I descarta la posibilidad de confusión y produce una impresión visual y un sonido distinto respecto de la marca registrada.
2) El número de silabas difiere en ambas denominaciones, siendo dos en el signo registrado (HAL-DOL) y tres en la marca solicitada (A-LI-DOL), lo que resulta decisivo para fijar la sonoridad de ambos términos y para determinar la diferencia entre los signos.
3) Las marcas en conflicto poseen diferente secuencia vocálica y diferente secuencia consonàntica, lo que las hace diferenciables entre sí y descarta la posibilidad de confusión directa o indirecta en el consumidor medio.
4) La autoridad administrativa no puede pretender que la empresa Johnson & Johnson sea titular exclusivo de los derechos derivados de la inscripción del fonema DOL, ubicado al final de las denominaciones, toda vez que es un término comúnmente utilizado para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional y aluden a la función terapéutica para la cual se prescriben; razón por la cual existen diversas marcas de diferentes titulares que poseen esta partícula al final de sus denominaciones. En consecuencia, el hecho que las marcas confrontadas en el presente caso comportan el sufijo DOL, no puede ser considerado como un criterio que determine la confusión entre ellas, sino más bien, debe procederse a efectuar el análisis comparativo de los elementos adicionales que las confrontan.
5) El registro de la marca ALIDOL data de más de treinta años atrás, habiendo estado registrada anteriormente a favor de la empresa Bristol Myers Squibb Perú S.A., hasta que fuera cancelada por Eddy Ludwin Rivera Núñez en mayo de dos mil siete y posteriormente solicitada por Hamburg Laboratories Inc. LLC, siendo que mientras existía la referida marca a favor del mencionado titular, la misma coexistió pacíficamente con HALDOL de Johnson & Johnson sin causar riesgo de confusión entre los consumidores.
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6) Es más cuando esta última empresa solicitó el registro de su marca, no consideró que ella podía confundirse con la marca ALIDOL.
7) Por consiguiente, las marcas HALDOL y ALIDOL, han coexistido con consentimiento no solo de la autoridad administrativa, sino también del mismo opositor Johnson & Johnson.
3.2 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:
• Por escrito de fojas ochenta y uno, el Ministerio de Economía y Finanzas, contesta la demanda y señala que la resolución materia de la presente controversia ha sido dictada por un organismo totalmente autónomo e independiente al recurrente, por lo que no existe relación jurídica procesal válida entre las partes.
• Por escrito de fojas noventa y dos, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual-INDECOPI contesta la demanda y señala que:
1) El aspecto más importante al momento de evaluar un signo resulta ser el fonético dado que comúnmente la denominación es utilizada en el mercado de forma verbal. Esto no quiere decir que los demás elementos que constituyen el signo pierdan tal relevancia, pues el consumidor realiza la aprehensión del signo en la totalidad, en su conjunto (aspecto gráfico y fonético).
2) En la casuística de productos farmacéuticos generalmente se utilizan la partícula o términos que aluden a la sustancia activa o componente del medicamento, al órgano para el cual se prescriben, o a la función terapéutica del producto al cual se aplican En el caso concreto, la partícula DOL no será considerada al realizar el examen comparativo, por carecer de distintividad.
3) Los consumidores tienden a diferenciar con más facilidad las denominaciones que llevan la partícula de uso común al final de la palabra y presentan diferencias en sus partículas iniciales. Así. si las demás partículas que los conforman son diferentes, pueden determinar que la impresión en conjunto de cada denominación es diferente.
4) Del examen gráfico se desprende que lo relevante de ambos signos son las denominaciones ALI y HAL. siendo fonéticamente semejantes; dado que la letra H no produce sonido alguno, por otro lado, la inclusión de la vocal I en el signo solicitado no resulta determinante, máxime si se considera que su ubicación intermedia y el sonido débil que produce, no otorga un impacto sonoro que permita diferenciarlas.
• Por escrito de fojas cuatrocientos treinta y cinco, Johnson & Jonhson contesta la demanda en los siguientes términos:
1) Que al realizarse el examen comparativo entre las marcas ALIDOL y HALIDOL, estas son sumamente parecidas, por tanto, fácilmente confundibles, tanto gráfica como fonéticamente, puesto que ambas marcas tienen similar número de letras. De la totalidad de las seis letras que forman la denominación solicitada ALIDOL, cinco, son idénticas y forman parte de la marca registrada HALDOL. Gráficamente, como está demostrado, el parecido entre estas marcas es innegable.
2) Si bien es cierto que la marca registrada tiene la letra inicial H. la misma es áfona, vale decir, no tiene ningún sonido. Si bien la marca solicitada incluye en su conformación la letra intermedia I. dicha variación no resulta determinante a efectos de desvirtuar la similitud fonética entre las denominaciones ALIDOL y HALDOL.
3) No cabe duda que se trata de dos marcas que protegerían los mismos productos farmacéuticos ubicados en la Clase 5 de la N.O., los cuales son competitivos, se venden en los mismos establecimientos y tienen canales de comercialización iguales. Consecuentemente, de coexistir las marcas HALDOL y ALIDOL. originarían en el común de los consumidores confusión directa e indirecta.
3.3 PUNTO CONTROVERTIDO:
Mediante resolución de fecha veintinueve de setiembre de dos mil catorce, se fija como punto controvertido, determinar sí se configura la nulidad de la Resolución N° 847-2009/TPI-INDECOPI. y si como consecuencia de ello, corresponde, declarar infundada la oposición interpuesta y disponer la inscripción de la marca de producto ALIDOL. para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional.
3.4 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:
Mediante sentencia de fojas quinientos cuarenta y dos. de fecha treinta de enero de dos mil quince, se declara fundada la demanda; en consecuencia, nula la Resolución N° 0847-2009-TPI-INDECOPI, de fecha trece efe abril de dos mil nueve, ordenando al Tribunal del INDECOPI que cumpla con expedir nueva resolución, disponiendo el registro de la marca solicitada por la demandante y emitiendo el certificado de dicho registro, al considerar que:
1) Desde el aspecto gráfico, se aprecia que las marcas en conflicto presentan diferencias ortográficas, toda vez que HALDOL comienza con la letra H. mientras que ALIDOL con la letra A y contiene adicionalmente la letra I al centro; lo que suscita una impresión de conjunto diferente, que resulta relevante.
2) Conforme lo ha reconocido el Tribunal del INDECOPI. los elementos de uso común deben quedar fuera del análisis comparativo en la medida que los mismos al carecer de distintividad no pueden ser exclusivos de un solo titular.
3) Así, la partícula DOL no debe tenerse en cuenta debido a que es de uso común en marcas que distinguen productos farmacéuticos, por ser alusiva al dolor, por tanto, realizando el análisis sobre los demás elementos que conforman los signos los términos HAL y ALI se distinguen suficientemente el uno del otro, suscitando por ello una impresión de conjunto distinta.
4) El Tribunal Andino de Justicia ha determinado en el Proceso 40-IP-2007 que: (…), Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo (…).
5) En consecuencia, desde esta perspectiva debe descartarse cualquier riesgo de confusión que pudiera darse entre los consumidores.
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6) Desde el aspecto fonético, ambos signos difieren en su pronunciamiento por la presencia de la letra I al centro de la denominación ALIDOL, lo que además le otorga una secuencia vocálica distinta (A-l-O), con relación a la marca HALDOL (A-O). Que esta circunstancia refuerza el hecho de que existen diferencias relevantes que permitirían que las marcas convivan pacíficamente en el mercado. Que además, también se verifican diferencias que eliminan el posible riesgo de confusión entre los consumidores.
7) Así, desde el punto de vista ideológico o conceptual, no existe ninguna semejanza debido a que los elementos denominados HAL y ALI que contienen los signos son términos de fantasía y por ende sin significación alguna que pueda dar lugar a asociarlos. Por consiguiente, desde este aspecto tampoco existen semejanzas.
8) La marca HALDOL registrada a favor de Johnson & Johnson en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Certificado N° 0111157) distingue productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para estampar dientes y dentaduras, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas yerbas y los animales dañinos.
9) La marca ALIDOL solicitada por la demandante, pretende distinguir también productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional, tales como productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, materiales para apósitos y desinfectantes.
10) Si bien existe identidad entre algunos de los productos distinguidos por ambas marcas, no obstante, el hecho de que las mismas no sean confundibles desde los puntos de vista gráfico, fonético ni conceptual, determina que si puedan coexistir pacificamente en el mercado sin generar riesgo de confusión ni directa ni indirecta entre los consumidores; por lo que el solicitado no se encuentra incurso en la causal de nulidad prevista art. 136 inciso a) de la Decisión 486.
11) Las marcas en conflicto convivieron por mucho tiempo en el mercado peruano sin haber originado, aparentemente, ningún conflicto.
12) De la Resolución N” 019397. del treinta y uno de octubre de dos mil siete, se observa que la marca ALIDOL inscrita a favor de Bristol-Myres Squibb Perú S.A.A fue cancelada por falta de uso en esa fecha, fecha en la cual ya se encontraba inscrita la marca HALDOL a favor de Johnson & Johnson. De lo que se concluye que ni para la opositora o para la autoridad administrativa existió, en ese momento, impedimento alguno para que dichos signos pudieran encontrarse registrados.
13) Si las marcas mencionadas ya habían coexistido pacíficamente en el pasado, no existe razón suficiente para que las mismas no puedan hacerlo ahora, más aun cuando resultan evidentes las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre ellas.
14) Según el documento denominado Búsqueda de Fonética por Denominación, en el mercado existen diversas marcas similares a las que ahora son materia de análisis, todas ellas a nombre de diferentes titulares, no encontrándose, por esta razón adicional, justificación fundada para que se rechace en este proceso el registro de la marca solicitada.
3.5 RECURSOS DE APELACIÓN
• Por escrito de fojas quinientos sesenta y dos. Johnson & Johnson interpone recurso de apelación y denuncia los siguientes agravios:
1) Al realizarse el examen de comparación entre las marcas ALIDOL y HALDOL, se llega a la inequívoca conclusión de que son sumamente parecidas: por tanto, fácilmente confundibles, tanto gráfica como fonéticamente. Ambas marcas tienen similar número de letras; de la totalidad de seis letras que forman la denominación solicitada ALIDOL, cinco, vale decir, la gran mayoría, son idénticas a las que forman la marca registrada HALDOL y guardan el mismo orden.
2) Si bien es cierto que la marca registrada tiene la letra inicial H. la misma es áfona, vale decir, no tiene ningún sonido. La denominación solicitada incluye en su conformación la letra intermedia I. pero dicha variación no resulta determinante a efectos de desvirtuar la similitud fonética entre las denominaciones ALIDOL y HALDOL.
3) Desde el punto de vista gráfico la secuencia de las vocales en las marcas en conflicto es muy parecida (A-l-O/A-O) y el que se refiere a las consonantes es mayor aún (H-L-D-L/L-D-L).
4) Desde el punto de vista fonético, dado que la mayoría de sus letras son iguales, y están ubicadas en los mismos lugares, sus pronunciación es muy parecida, por tanto, sumamente confundible.
5) Ambas marcas no solo comparten el sufijo DOL. sino también un prefijo muy parecido, que en la marca registrada es HAL y en la marca solicitada es ALI. en el que se aprecian una vocal y una consonante idénticas y colocadas en idénticos orden. Si se considera que la consonante H no tiene sonido, la pronunciación de dichos prefijos es parecidísima, por ende, también totalmente confundible.
6) Ambas marcas protegen los mismos productos farmacéuticos ubicados en la Clase 5 de la N.O., los cuales son competitivos, si se vendieran en los mismos establecimientos provocaría no solo confusión directa sino también confusión indirecta.
• Por escrito de fojas quinientos ochenta y cinco. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual INDECOPI interpone recurso de apelación y denuncia los siguientes agravios:
1) Contrariamente a lo señalado por la Sala, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos; productos-servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que, para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la como su distintivo. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión.
2) Tanto el signo solicitado como la marca registrada están destinadas a distinguir productos farmacéuticos, emplastos, desinfectantes de la Clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Las sustancias dietéticas para uso médico que se pretende distinguir con el signo solicitado, se encuentran comprendidas dentro de los productos dietéticos para niños y enfermos de la Clase 5.
3) La partícula DOL evoca la idea de productos para combatir el dolor, y es frecuentemente utilizada, por lo que carece, en forma individual, de capacidad para indicar el origen empresarial del producto. El hecho de que una partícula sea frecuentemente utilizada en la conformación de varias marcas no significa que no deba tomarse en consideración al momento de realizar el examen comparativo. Sin embargo, dicha partícula no es determinante para establecer la semejanza de los signos.
4) Desde el punto de vista fonético, las denominaciones ALIDOL y HALDOL son susceptibles de generar una pronunciación y entonación de conjunto semejante, en la medida que comparten la mayoría de sus letras (A-L-D-O-L). Si bien la denominación HALDOL incluye en su conformación la letra inicial H. su presencia no resultaba relevante en forma alguna, en tanto que en nuestro idioma la letra H no produce ningún sonido. Si bien, el signo solicitado incluye en su conformación la letra intermedia I, dicha aseveración no resultaba determinante a efectos de desvirtuar las similitudes fonéticas existentes, más aún. si se tiene en cuenta que. dada la ubicación intermedia y el sonido débil que produce la letra I. su presencia no otorgaría un impacto sonoro de mucha fuerza, que resultara diferenciador ni característico. Desde el punto de vista gráfico, las denominaciones que conforman a los signos en conflicto difieren en su secuencia de vocales (A-l-O/A-O) y consonantes (H-L-D-LVL-D- L) lo que determina que los signos generen una impresión visual de conjunto distinta en cada caso.
La Fiscal adjunta Suprema en lo Civil, opina porque se revoque la sentencia venida en grado y reformándola, que se declare infundada la demanda.
4. DELIMITACIÓN OBJETO DEL PROCESO
El presente proceso contencioso administrativo tiene por objeto que se declare la nulidad de la Resolución N° 847-2009/TPI-INDECOPI. que se declare infundada la oposición interpuesta y que se inscriba la marca de producto ALIDOL para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional.
5. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE
Corresponde determinar si la marca ALIDOL a inscribirse no genera confusión en el público consumidor, en relación a la marca registrada HALDOL.
6. FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPREMA:
PRIMERO.- Que, la acción contencioso administrativa prevista en el articulo 148 de la Constitución Política del Estado, tiene por finalidad el control jurídico, por el Poder Judicial, de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Es decir, faculta el control jurisdiccional de los actos de la administración respecto de las resoluciones administrativas que han causado estado y de ser amparada la demanda, concluye con la declaración de ineficacia o invalidez de las resoluciones materia de impugnación. Por lo tanto, debe entenderse que el ejercicio de dicha acción se dirige al control de la legalidad administrativa, por parte de los órganos jurisdiccionales, a fin que las resoluciones expedidas en el ámbito de la administración pública no resulten lesivas a los intereses de los ciudadanos.
SEGUNDO.- Que, conforme al articulo 364 del Código Procesal Civil, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente. A su vez, el artículo 366 del citado Código, establece que quien interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria.
TERCERO.- Que. el inciso a) del articulo 134 de la Decisión 486, establece que: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier no que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras”. A su vez el inciso a) del articulo 136. prevé que: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en parlicular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
CUARTO.- Que, en la interpretación prejudicial del articulo 136 literal a) de la Decisión 486 y. de oficio, del articulo 134 literal a), realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 08-IP-2013, ha concluido que:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.
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QUINTO.- Que, el Decreto Legislativo 823 – Ley de Propiedad Industrial (aplicable por razón de temporalidad) en su artículo 130, establece que: “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las normas de la presente Ley. siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.
c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.
d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida:
e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida;
f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos; y,
g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento”. Por su parte el articulo 131 señala que: “A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias: b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso. publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas “.
SEXTO.- Que, de la revisión de autos, se aprecia que la marca constituida por la denominación HALDOL registrada a favor de Johnson & Johnson, en la Clase 5 de la Clasificación Internacional (con Certificado N° 011157), distingue productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para estampar dientes y dentaduras, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas yerbas y los animales dañinos. Por su parte, la marca constituida por la denominación ALIDOL que la demandante solicita se registre, también busca distinguir productos de la Clase 5. tales como productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para apósitos y desinfectantes.
SÉTIMO.- Que, si bien es cierto, existe identidad entre algunos de los productos distinguidos por dichas marcas, también lo es que, la coexistencia de los productos en el mercado no inducirán a confusión al público consumidor, por cuanto, entre el signo solicitado ALIDOL y la marca registrada HALDOL, existen diferencias fonéticas, esto es, si bien los signos comparten la partícula DOL, difieren en su secuencia de vocales (A-l-O/A-O) y consonantes (L-D-L/H-L-D-L). lo que determina que su pronunciamiento sea diferente.
OCTAVO – Que, respecto al punto de vista gráfico, se observa que existe una diferencia estructural y extensión gramatical, toda vez que la marca registrada HALDOL comienza con la letra H y la marca solicitada con la letra A, adicionado con la letra I al centro Por lo tanto, sin tener en cuenta la partícula DOL, por ser de uso común en marcas que distinguen productos farmacéuticos, en su conjunto, los demás elementos que conforman los signos HAL y ALI, se distinguen suficientemente el uno del otro, lo que determina que el impacto visual que producen los signos también sea diferente.
NOVENO- Que, del documento denominado Búsqueda Fonética por Denominación que obra en el expediente administrativo a fojas once, en la Clase 5 de la Clasificación Internacional, se encuentran registradas diversas marcas similares que existen en el mercado, tales como: THALIDO, DALIDON. CALIDONT. FOLIDOL. OPTALIDOL. ANALGIDOL, ANTIDOL. GARYDOL. todas ellas a nombre de diferentes titulares, lo que determina que la marca solicitada para su registro no sea denegada.
DÉCIMO.- Que a mayor abundamiento, cabe señalar que mediante Resolución N° 019397, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil siete, se canceló la marca ALIDOL inscrita con el Certificado N° 32407. desde el año mil novecientos setenta y cinco, a favor de Brisol – Myers Squibb Perú S.A., por falta de uso. Siendo así y teniendo en cuenta que a dicha fecha (treinta y uno de octubre de dos mil siete) ya se encontraba inscrita la marca HALDOL a favor de Johnson & Johnson, se aprecia que, no existió impedimento alguno para que se encontraran ambos signos registrados y pudieran coexistir en el mercado, sin generar riesgo de confusión entre el público consumidor, ya sea de manera directa o indirecta.
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DÉCIMO PRIMERO.- Que, finalmente, a efectos de establecer si los signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, se ha tenido en cuenta los criterios establecidos en los artículos 131 y 132 del Decreto Legislativo 823 – Ley de Propiedad Industrial, según los cuales la apreciación sucesiva de los signos debe incidir con mayor énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, además el grado de percepción del consumidor, la naturaleza del producto y su forma de comercialización, el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado, si el signo es parte de una familia de marcas, así como la semejanza gráfica-fonética, aspectos todos que han sido debidamente analizados en la apelada, concluyendo que no existe impedimento para que las marcas examinadas puedan convivir pacíficamente a pesar de las semejanzas entre algunos de los productos que distingue, desapareciendo cualquier riesgo de confusión entre los consumidores.
DÉCIMO SEGUNDO.- Que, al haberse concluido que el signo solicitado no se encuentra inmerso en causal de prohibición establecida en el articulo 136 inciso a) de la Decisión 486; por tanto la resolución administrativa se encuentre inmersa en causal de nulidad prevista en el articulo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley 27444; lo que implica que la autoridad administrativa no ha ceñido su actuación bajo el principio de legalidad, previsto en el artículo IV numeral punto 1.1 de dicha Ley. motivo por el cual la demanda interpuesta debe ser amparada, como ha concluido la instancia inferior.
7. DECISIÓN
Por estos fundamentos, con lo expuesto en el dictamen emitido por la Fiscalía Adjunta Suprema en lo Civil: CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas quinientos cuarenta y dos, del treinta de enero de dos mil quince, que declara fundada la demanda interpuesta a fojas treinta y seis por Hamburg Laboratories Inc. Lic.; en los seguidos por Hamburg Laboratories Inc. Lic. Con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual-INDECOPI y otros, sobre Proceso contencioso Administrativo; y. los devolvieron. Interviene como ponente la Jueza Suprema señora del Carpió Rodríguez. Por impedimento del señor Juez de la Barra Barrera, integra esta Sala Suprema el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta.
SS.
TELLO GILARDI
DEL CARPIO RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ CHÁVEZ
CALDERÓN PUERTAS
YAYA ZUMAETA
