Sumario: 1. Naturaleza jurídica, 2. Derecho comparado, 3. Las remuneraciones devengadas: un supuesto típico de licencia hipotética.
La licencia o regalía hipotética es un remedio en virtud del cual el titular del derecho infringido solicita al infractor, por haber explotado su derecho sin su autorización, que se le conceda un monto similar al que hubiera debido pagar por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo dicha explotación conforme a derecho. Este mecanismo presupone la autorización o explotación no autorizada de un derecho ajeno (como el derecho de autor) por parte de un tercero, denominado infractor o usurpador.
La licencia hipotética importa una operación contractual ficticia entre el titular del derecho infringido y el infractor para que este último puede explotar aquel derecho, puesto que el acuerdo real nunca se llevó a cabo[1]. La importancia del estudio de la licencia hipotética no sería importante, sino fuese porque lo hemos regulado en el artículo 194 de la Ley sobre el Derecho de Autor (Decreto Legislativo 822) con el término “remuneraciones devengadas.”
A continuación haremos referencia a las principales características de las licencias hipotéticas reconocidas por la doctrina[2]:
- La licencia hipotética opera independientemente de si el titular del derecho hubiese querido otorgar una licencia a favor de su infractor. En otras palabras, se prescinde totalmente de la intención del titular del derecho infringido de otorgar o no la licencia.
- El titular del derecho infringido no requiere acreditar los daños, tampoco estos últimos son un criterio para cuantificar la licencia hipotética.
- No se requiere acreditar algún grado de imputación subjetiva u objetivo en el infractor.
- La licencia hipotética procede aun cuando el titular del derecho infringido haya obtenido beneficios como consecuencia de la infracción.
- Es irrelevante si el titular del derecho infringido hubiera podido realmente disfrutar del derecho por sí mismo al tiempo de la infracción.
- El pago de la licencia hipotética no importa la concesión de la licencia con efectos retroactivos. Por tanto, el titular del derecho infringido al ejercitar la acción restitutoria por el precio de la autorización hipotética no renuncia a las acciones indemnizatorias o cesatorias que se podrían derivar de la infracción o usurpación al derecho.
- El remedio se puede acumular con el daño emergente y el daño moral, no con el lucro cesante
1. Naturaleza jurídica
Como se puede apreciar en el apartado 2, en el Derecho Comparado las normas que hacen referencia a la licencia hipotética califican este remedio de indemnizatorio, por lo que para su procedencia, siguiendo la lógica de dichas normas, el titular del derecho infringido debería acreditar los elementos de la responsabilidad civil como el daño, criterio de imputación, relación de causalidad, etc.
No obstante, la mejor doctrina comparada[3] entiende que este remedio no es indemnizatorio, sino restitutorio, que tiene su fundamento en el enriquecimiento injustificado. La razón principal por la cual se niega el carácter indemnizatorio a dicho remedio es que la cuantificación de la indemnización se realiza en función al daño efectivamente sufrido, situación que no se presenta en el caso de la licencia hipotética, puesto que su cuantificación no tiene nada que ver con el daño, sino con el precio que habría cobrado el titular del derecho infringido en caso el infractor hubiese pedido autorización.
Ahora bien, se podría decir que en estos casos el daño es in re ipsa, por lo que éste se produce automáticamente con la verificación de la conducta infractora. No obstante, se debe tener en cuenta que la licencia hipotética opera incluso si el titular del derecho infringido ha obtenido beneficios como consecuencia de la infracción, situación que descarta toda referencia a un daño[4].
La licencia hipotética constituye un remedio restitutorio porque busca reintegrar en el titular del derecho infringido el valor que obtuvo el tercero usurpador o infractor y que pertenecía en exclusiva a aquel. Dicho valor no es otra cosa que el costo de autorización o licencia. En estos casos, el enriquecimiento se produce porque el tercero al explotar económicamente el derecho o posición jurídica ajena obtiene beneficios a costa del titular del derecho infringido. Justamente con la licencia hipotética se busca remediar dicha situación.
La atribución de la licencia hipotética a favor del titular del derecho infringido se fundamenta en que el derecho de autor es un derecho absoluto o de contenido atributivo que determina a favor de su titular no solo el derecho de solicitar la abstención de terceros, sino también de explotar económicamente su derecho. Se configura así, a favor del titular un monopolio exclusivo de disfrute, de modo que si un tercero quiere explotar dicho derecho deberá solicitar autorización. El tercero que explota económicamente el derecho de autor sin su consentimiento vulnera el contenido atributivo o monopolio exclusivo de dicho derecho, de modo que para remediar dicha situación se recurre a la licencia hipotética.
2. Derecho comparado
La licencia hipotética es un mecanismo bastante conocido en el Derecho Comparado y se usa para hacer frente a las lesiones de los derechos de autor, marcas y patentes, derechos de la personalidad, derecho de propiedad, entre otros. Aquí nos limitaremos a citar las normas relativas al Derecho de autor. A ese efecto, tenemos la “Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual” que constituye una norma modelo para los países europeos en materia de propiedad intelectual.
El artículo 13.1 literal b) de la mencionada Directiva prescribe que en los casos de infracción a los derechos de propiedad intelectual las autoridades judiciales podrán fijar los daños y perjuicios “mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión”. En otras palabras, para la fijación de los daños y perjuicios se toma en cuenta el monto que el titular del derecho infringido (propiedad intelectual) hubiese percibido si el infractor habría solicitado autorización de aquel.
En ese mismo sentido, tenemos el artículo 125.2 del Código de Propiedad Industrial de Italia que prescribe que en los casos de lesión a los derechos de propiedad industrial “el resarcimiento del lucro cesante no ha de ser inferior al monto de los cánones que el dañador hubiera tenido que pagar, en caso de obtención de la licencia del titular del derecho”. Cabe recalcar que dicha norma no se limita a los casos de infracción de derechos de propiedad industrial, sino también a los Derechos de autor.
Por su parte, el artículo 211.5 del Código de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Portugal prescribe que la indemnización de daños por lesión a los derechos de autor se podrá fijar en función a las “remuneraciones que habría obtenido el titular del derecho de autor si el infractor hubiera solicitado autorización para utilizar los derechos en cuestión”.
Por otro lado, el artículo 140.2.b de la Ley de Propiedad Intelectual de España dispone que la indemnización de daños se podrá fijar en función a la “cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión”
En América Latina, tenemos la Ley de Propiedad Intelectual de Chile que en el artículo 85.E prescribe que “al determinar el perjuicio patrimonial el tribunal considerará, entre otros factores, el valor legítimo de venta al detalle de los bienes sobre los cuales recae la infracción”.
De las normas citadas se puede apreciar que cuando definen la licencia hipotética califican dicho remedio de indemnizatorio. No obstante, como vimos en líneas anteriores, dicho remedio no es indemnizatorio, sino restitutorio.
3. Las remuneraciones devengadas: un supuesto típico de licencia hipotética
En el Derecho peruano podemos encontrar un supuesto típico de licencia hipotética: nos referimos a las remuneraciones devengadas que impone Indecopi al infractor en los casos de infracción a los derechos de autor. A ese efecto, debemos tener en cuenta la Ley sobre el Derecho de Autor – Decreto Legislativo Nº 822, que prescribe lo siguiente:
Artículo 193.- De ser el caso, sin perjuicio de la aplicación de la multa, la autoridad impondrá al infractor, el pago de las remuneraciones devengadas a favor del titular del respectivo derecho o de la sociedad que lo represente.
Artículo 194.- El monto de las remuneraciones devengadas será establecido conforme al valor que hubiera percibido el titular del derecho o la sociedad que lo represente, de haber autorizado su explotación.
El pago de los derechos de dichas remuneraciones en ningún caso supondrá la adquisición del derecho de autor por parte del infractor. En consecuencia, el infractor no quedará eximido de la obligación de proceder a regularizar su situación legal, obteniendo la correspondiente autorización o licencia pertinente (la cursiva y la negrita es nuestra).
Como se puede apreciar de las normas citadas, las remuneraciones devengadas son el monto que debe pagar el infractor a favor del titular del derecho infringido, que se calcula en función al precio que hubiese cobrado aquel de haber prestado su consentimiento para la explotación de su derecho. La misma norma señala que dichas remuneraciones en ningún caso supondrá la adquisición del derecho por parte del infractor. De lo anterior, no cabe duda que nos encontramos frente a un supuesto típico de licencia hipotética.
Sobre la naturaleza de dicho remedio, Indecopi[5] lo ha calificado como una “sanción”, que por lo tanto puede graduarse en función al comportamiento procesal del infractor en la vía administrativa. En tal sentido, si éste, en la misma vía administrativa, paga voluntariamente la remuneración devengada será considerado de buena fe, de modo que Indecopi ya no le impondrá el pago de dichas remuneraciones, esto debido a su buen comportamiento.
No obstante, la Corte Suprema en las Casaciones N° 1409-2011 Lima y N° 9576–2014 LIMA[6] consideró que la remuneración devengada constituye un remedio indemnizatorio, que por lo tanto puede ser impuesto por Indecopi aun cuando el infractor haya pagado voluntariamente dicha remuneración en la vía administrativa, es decir, aun cuanto tenga un buen comportamiento procesal.
Desde nuestro punto de vista, y en contraposición a las posiciones de Indecopi y de la Corte Suprema, las remuneraciones devengadas son licencias hipotéticas, por lo que tienen naturaleza restitutoria. En tal sentido, si el infractor ha pagado voluntariamente la remuneración devengada, ya no se le puede imponer a pagar otra vez dicha remuneración. Lo contrario, implicaría enriquecer injustificadamente al demandante al recibir dos remuneraciones devengadas, cuando solo tenía derecho a una. Situación distinta se presenta si el infractor pago un monto menor a la remuneración devengada a la que se encontraba obligado, en este supuesto, el infractor deberá pagar la diferencia.
Lo anterior es sin perjuicio de que el titular del derecho infringido pueda demandar indemnización de daños y perjuicios en la vía judicial para requerir el pago del daño emergente y daño moral.
[1] BASOZÁBAL ARRÚE, Xabier, Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno, Cívitas. Madrid 1998, pp. 168 y 169.
[2] LEITÃO, Luís Menezes, Direito de Autor, 2ª Edição, Almedina, 2018, p. 299 y ss.; O enriquecimento sem causa no Direito Civil, Estudo dogmático sobre a viabilidade da configuração unitária do instituto, face à contraposição entre as diferentes categorías de enriquecimento sem causa, Edições Almedina, 2005, p. 787; BASOZÁBAL ARRÚE, Xabier, Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno, Cívitas. Madrid 1998, pp. 88-93 y 106-110; VENDRELL CERVANTES, Carles. “La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, en: Anuario de Derecho Civil, Nº 3, tomo LXV, 2012, pp. 1191 y ss; SIRENA, Pietro, “La restituzione dell’arricchimento e il risarcimento del danno”, en Rivista di diritto civile, Vol. 55, Nº 1, 2009, p. 83.
[3] BASOZÁBAL ARRÚE, Xabier, Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno, Cívitas. Madrid 1998, pp. 88-93 y 106-110; VENDRELL CERVANTES, Carles. “La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, en: Anuario de Derecho Civil, Nº 3, tomo LXV, 2012, pp. 1191 y ss; CAEMMERER, Ernst von, “Problèmes fondamentaux de l’enrichissement sans cause”, en Revue internationale de droit comparé, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1966, pp. 580 y ss; SIRENA, Pietro, “La restituzione dell’arricchimento e il risarcimento del danno”, en Rivista di diritto civile, Vol. 55, Nº 1, 2009, p. 83. Con especial referencia al Derecho de autor: LEITÃO, Luís Menezes, Direito de Autor, 2ª Edição, Almedina, 2018, p. 299 y ss.; CASTRONOVO, Carlo, “La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all’arricchimento”, en Il Diritto Industriale, 2003, pp. 637 y ss; NICOLUSSI, Andrea, “Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell’art.45 TRIPS”, en: Europa e diritto privato, Nº 4, 2002, pp. 1003 y ss.; PLAIA, Armando, “La violazione della proprietà intellettuale tra risarcimento e restituzione”, en Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2003, p. 1035; Proprietà intellettuale e risarcimento del danno, Torino, 2005, pp. 112 y ss.
[4] CAEMMERER, Ernst von, “Problèmes fondamentaux de l’enrichissement sans cause”, en Revue internationale de droit comparé, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1966, pp. 580 y ss.
[5] Véase las Resoluciones N° 0149-2006-ODA-INDECOPI y N° 1700-2006-TPI/INDECOPI.
[6] En efecto, en la Cas. N° 9576–2014 LIMA, la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria señaló lo siguiente: “DÉCIMO OCTAVO: En conformidad a los artículos mencionados, la parte recurrente (Indecopi) tiene competencia para establecer las remuneraciones devengadas en favor de la parte demandante, no estando facultado para exonerar o condonar el pago de las remuneraciones devengadas, ya que este derecho es del autor del Software, que corresponde a una compensación, indemnización o resarcimiento, conforme se ha mencionado antecedentemente. Siendo así, la causal vertida en el literal c) corresponde ser desestimada” (la negrita y el subrayado es nuestro)
