Como se recuerda, la firma en marcas y patentes, Castro García Abogados, ganó una controversia a Princess Yachts Limited del Reino Unido. Mediante la Resolución 0716-2019/CSD-INDECOPI, se declaró infundada la oposición que presentó Princess e inscribió en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial a favor de Jelitza Olga Rocio Condori Condori, la marca Princess para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Ahora bien, Indecopi ha emitido una resolución, esta vez, declarando fundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Jelitza Condori Condori de Perú, contra PGO INTERNATIONAL S.A.C. de Perú, empresa que comercializa los yates de lujo marca Princess. Además, ha sancionado a la infractora con el pago de una UIT y le ha prohibido el uso de dicha marca.
Así las cosas, el abogado Julio Castro García, sostiene que Indecopi y Aduanas dispusieron medidas de frontera contra el ingreso de los yates de lujo Princess: «Conforme al Decreto Legislativo 1092 aprueba medidas en frontera para la protección de los Derechos de Autor o Derechos Conexos y los Derechos de Marcas y habiendo dispuesto SUNAT-Aduanas, el ingreso en su base de datos de los Registros de la marca PRINCESS en la Clase 12 de la señora OLGA CONDORI CONDORI, las alertas en todas las aduanas del Perú se han activado para impedir el ingreso de los yates de lujo PRINCES de Princess Yachts Ltd. de Reino Unido, incluyendo sus repuestos y accesorios. Ello teniendo en cuenta además que la empresa que los representa en el Perú, PGO INTERNATIONAL S.A.C. ha sido sancionada por comercializar y publicitar la marca PRINCESS sin autorización de su titular en el Perú».
El abogado, afirma, incluso, que se encuentra en trámite una denuncia penal en la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual, contra el gerente general de dicha empresa.
Para leer la resolución de Indecopi, clic aquí.
Cabe apuntar también que Sunat ha expedido resolución ordenando la inscripción de las marcas de la señora Jelitza Olga Rocío Condori Condori en el Registro Voluntario de Titulares de Derechos (Medidas en Frontera). Clic aquí.
Compartimos la resolución que ordenó la el registro de la marca Princess a favor de Jelitza Condori Condori.
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCIÓN 0716-2019/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTE: 766072-2018
SOLICITANTE: CONDORI CONDORI, JELITZA OLGA ROCIO
OPOSITORA: PRINCESS YACHTS LIMITED
MATERIA: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO OPOSICIÓN
Lima, 13 de febrero de 2019.
1. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de septiembre de 2018, CONDORI CONDORI, JELITZA OLGA ROCIO, de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación PRINCESS, para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Intencional.
Mediante escrito de fecha 31 de octubre de 2018, PRINCESS YACHTS LIMITED, de Reino Unido, formula oposición manifestando lo siguiente:
– Es fabricante británico de yates de motor de lujo, y sus oficinas y astilleros se ubican en la ciudad de Plymouth, Devon, Inglaterra; donde se construyen más de 350 embarcaciones al año que navegan por todo el mundo.
– En el año 2008, su empresa fue adquirida por el grupo inversor L Capital 2 FCPR, financiado par Groupe Arnault y LVMH, este último incluye más de 60 marcas internacionales de lujo.
– Una característica de los productos PRINCESS YACHTS es el casco en V profunda, que nació de la obsesión de los ingenieros navales por lograr un espacio voluminoso y su comportamiento en el mar, que asegura que los navegantes lleguen a la velocidad máxima con menos potencia y menor consumo de combustible.
– Es titular del nombre comercial PRINCESS destinado a actividades económicas referidas a la comercialización de embarcaciones y yates de motor de la clase 12 de la Clasificación Internacional; el cual ha tenido como fecha de primer uso el 01 de febrero de 1999.
– Dicho nombre comercial es anterior a la presente solicitud y a todo registro marcario que la solicitante tenga con relación a vehículos o aparatos de locomoción acuática.
– Los productos que pretende distinguir el signo solicitado tienen relación competitiva con las actividades económicas que identifica su nombre comercial.
– Signo solicitado y su nombre comercial comparten el término PRINCESS, por lo que no es posible la coexistencia de los signos en conflicto.
– Si bien la solicitante cuenta con diversos registros marcarios con el término PRINCESS, ello no impide que pueda oponerse, ya que su nombre comercial es anterior al otorgamiento a los registros de esta.
– De otro lado, corresponde la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington, en virtud de que es titular de las siguientes marcas:
– Conforme se aprecia, existen diversas marcas solicitadas y registradas con anterioridad a la presente solicitud, y a otros registros con las que cuenta la solicitante.
– Los signos en conflicto presentan alta similitud debido a que se encuentran conformados por el término PRINCESS.
– Existe conocimiento previo por parte de la solicitante de la existencia y uso de sus signos, ya que es una persona natural que se dedica a la comercialización de bicicletas, triciclos, andadores, coches y productos relacionados, y para ello cuenta con diversas marcas registradas, algunas de ellas inicialmente fueron de titularidad de BABY KING CORPORATION S.A.C., empresa que opera desde el año 2005,cuyo representante legal sería familiar de la solicitante, domiciliada en jirón Leticia 653, lnt 101, Lima.
– Además, la solicitante es representante legal de la empresa RECREO & BABY KINGGROUP S.A.C. y su domicilio esta contiguo al domicilio de BABY KINGCORPORATION S.A.C. (jirón Leticia 651, Lima).
– Sin lugar a duda, la solicitante ha estado en la posibilidad de conocer de la marca PRINCESS, así como de los productos que identifica, los cuales se fabrican y comercializan a nivel internacional, para lo que es imposible que su marca haya pasado desapercibida para su giro particular y especifico negocio.
– Los signos en conflicto se encuentran referidos a productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional.
– Es así como la existencia de productos y actividades económicas vinculadas, y estrecha similitud entre los signos no puede atribuirse a una simple casualidad o coincidencia.
– En consecuencia, de otorgarse el registro del signo solicitado se estaría afectando sus posibilidades de incursionar en el mercado peruano con productos genuinos y promocionados, no obstante, el grado de esfuerzo desplegado y la protección legal incurrida a la fecha, para dar a conocer sus signos a nivel mundial.
– Es titular de la marca PRINCESS nivel internacional, de acuerdo con diversos registros existentes, según la lista que acompaña a su escrito. La fecha de primer uso de su marca PRINCESS data del 12 de agosto de 1965 en Reino Unido. Desde su primer uso, la comercialización de productos bajo su marca se ha extendido a nivel mundial.
– La comercialización de productos bajo la marca PRINCESS se realiza en el Perú atreves de la empresa PRINCESS YACHTS PERU PGO INTERNATIONAL S.A.C.
– Debe tenerse en cuenta que su marca es aplicada a productos de alto costo, siendo el público consumidor muy específico y de gran poder adquisitivo. Es así como, en este sector específico, su marca ha alcanzado un alto nivel de prestigio, reputación y notoriedad, lo cual se ve reflejado en los diversos premios que ha ganado.
– Es así como la Asociación Mundial de Lujo (World Luxury Association) considera a su marca dentro del top 10 en el rubro de yates, y entre el top 100 de marcas de lujo.
– En el presente caso, se aprecia que existe una reproducción total de su marca notoriamente conocida, la cual tiene un alto nivel de fama y renombre desde hace vanos años.
– Así, no es posible la coexistencia de signo solicitado con su marca, por lo que el mismo debe ser denegado.
– Cito jurisprudencia que considero aplicable al caso.
– Adjunto medios probatorios con la finalidad de acreditar sus argumentos.
Amparo su oposición en los artículos 136 inciso h), 190, 191, 192 y 224 de la Decisión 486, en los artículos 45, 46, 47 y 48 del Decreto Legislativo 1075, así como en el artículo 7 de la Convención de Washington.
Mediante proveído de fecha 06 de noviembre de 2018, se dejó constancia que la opositora deberá acreditar el uso del nombre comercial PRINCESS, fundamento de la presente oposición, hasta antes de emitirse la resolución correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto Legislativo 1075.
Mediante escrito de fecha 19 de diciembre de 2018, PRINCESS YACHTS LIMITED, presento la traducción de una declaración jurada suscrita por un representante de su empresa. Al respecto, señalo que con dicho documento se acredita, entre otras cosas, que su compañía en la actualidad mantiene vigente el uso y protección de la marca PRINCESS y logotipo, la cual identifica embarcaciones a motor, yates y otras embarcaciones de locomoción por agua; y que PRINCESS ha sido utilizada ampliamente en el Perú y diversos países de América del Sur par distribuidores locales, siendo la fecha de primer uso en el Perú el 01 de febrero de 1999, contando con una empresa distribuidora domiciliada en Perú.
Asimismo, la opositora presento un artículo publicado en Gestión en el cual se resalta la presencia de su marca en el Perú, e incluso su interés y proyección para duplicar sus ventas el próximo ano y atraer consumidores peruanos.
[Continúa…]
