En un desfile de moda en Nápoles organizado por la casa de modas italiana Dolce & Gabbana (D&G), una modelo vistió la camiseta celeste del equipo de fútbol napolitano con el nombre de Maradona y el dorsal número 10. El acto fue organizado sin el consentimiento del jugador, y sin que lo hubieran contactado.
Siendo así las cosas, Maradona demandó a D&G el pago de una indemnización por haber usado su nombre sin su consentimiento. Los abogados de D&G argumentaron que se trataba de un homenaje a Nápoles, por lo que no era necesario solicitar el consentimiento del jugador. Si bien dicha afirmación era correcta, lo cierto es que también se trataba de un desfile de carácter comercial, que había generado grandes ganancias en favor de D&G, y que se obtuvieron, en parte, gracias al nombre de Maradona. A ese efecto, los abogados de Maradona argumentaron que tratándose del uso comercial de su nombre, era necesario el consentimiento del jugador, pues es el único que puede usar su nombre para obtener ganancias.
En al año 2019, el Tribunal de Milano de Italia emitió sentencia, reconociendo a favor del jugador una indemnización de US$ 78,000, al considerar, entre otras cosas, que D&G no solicitó autorización a Maradona para la explotación comercial de su nombre, y también porque las ganancias que obtuvo D&G se obtuvieron en parte gracias al nombre Maradona[1].
El caso narrado plantea un problema mayor relativo a la explotación no autorizada con fines comerciales del nombre o imagen de los famosos. La pregunta que surge es la siguiente ¿qué remedios civiles se puede usar para hacer frente a estos casos?
El primer remedio civil que se nos viene a la mente es la indemnización de daños y perjuicios. No obstante, el uso de este remedio plantea algunas dificultades, pues requiere la prueba de la culpa y el dolo en el sujeto que llevo a cabo la explotación no autorizada, así como la prueba del daño en la víctima (lucro cesante o daño emergente). Sobre esto último, tratándose del lucro cesante por ejemplo, la víctima deberá acreditar que la explotación no autorizada de su nombre o imagen le causo un daño en el sentido de que le impidió obtener ganancias por otras vías (por ejemplo contratar con terceros), y además que había cierta probabilidad de que dichas ganancias eran obtenibles. Sin duda, se trata de una prueba bastante dificultosa.
Para hacer frente a estas dificultades, desde hace tiempo en el derecho comparado, se está haciendo uso de otro remedio denominado “licencias hipotéticas[2]”, que no tiene nada que ver con la responsabilidad civil, sino por el contrario, con el enriquecimiento injustificado.
La licencia o regalía hipotética consiste en un remedio en virtud del cual el titular del derecho infringido solicita al tercero, que usó o disfrutó de su derecho o posición jurídica sin su autorización (llamado también tercero “infractor” o “usurpador”), el pago de un monto similar al que hubiese percibido de haber autorizado la explotación de su derecho o posición jurídica. En otras palabras, la licencia hipotética es el precio que el titular del derecho infringido hubiese cobrado al tercero usurpador a cambio de su licencia o autorización.
Así, por ejemplo, si un tercero explota el nombre o la imagen con fines comerciales de una reconocida modelo o futbolista sin la respectiva licencia o autorización, deberá pagar un monto similar al que habría debido desembolsar para explotación legítima de los mismos. En ese mismo sentido, en caso un tercero explote un derecho de autor, marca o patente sin la respectiva autorización del titular, deberá pagar un monto similar al que habría debido desembolsar por el aprovechamiento legítimo de los mismos. Dicho remedio importa una operación contractual ficticia entre el titular del derecho infringido y el infractor para que este último pueda usar o disfrutar de aquel derecho, puesto que el acuerdo real nunca se llevó a cabo[3].
La licencia hipotética es un típico remedio de derechos absolutos o exclusivos, es decir, de aquellos derechos o posiciones jurídicas que determinan a favor de su titular un monopolio exclusivo de uso o disfrute, como son los derechos de imagen, derecho al nombre, derechos de autor, marcas y patentes, derecho de propiedad entre otros. Dicho remedio tiene por objeto hacer frente a la intromisión ilegítima de terceros infractores o usurpadores que quisieran llevar a cabo un uso o disfrute ilegítimos, sin la respectiva autorización del titular, concediéndole a este último una suma equivalente al que habría percibido de haber autorizado la intromisión.
En cuanto a la naturaleza jurídica del remedio estudiado, podemos señalar que se fundamenta en el enriquecimiento injustificado, y no en la responsabilidad civil. Y decimos esto porque su función no consiste en reparar algún daño, como ocurre en la responsabilidad civil, sino en reintegrar en el titular del derecho infringido el valor que obtuvo el infractor y que pertenecía en exclusiva a aquel. Dicho valor no es otra cosa que el precio de autorización o licencia que hubiese percibido el titular del derecho infringido. En estos casos, el enriquecimiento se produce porque el infractor o usurpador, al explotar económicamente un derecho o posición jurídica ajena, obtiene beneficios a costa del titular del derecho infringido, sin haber desembolsado algún pago por concepto de licencia contractual[4].
Asimismo se debe descartar que la licencia hipotética tenga por fundamento la responsabilidad civil, toda vez que la cuantificación de la misma no se realiza en función al daño efectivamente sufrido, sino en atención al precio que habría pagado el infractor en caso hubiese llevado a cabo la explotación o disfrute del derecho de forma legítima[5].
Lo afirmado anteriormente resulta relevante porque para la procedencia de la licencia hipotética, el titular del derecho infringido no deberá acreditar daño, mucho menos criterios imputación subjetivos u objetivos en el infractor. Será suficiente probar que el infractor obtuvo ganancias a costa de su derecho o posición jurídica del titular del derecho infringido. El remedio mencionado no es desconocido en nuestro medio. De hecho, podemos encontrar la regulación de las licencias hipotéticas en normas relativas al derecho de autor[6], así como a las marcas y patentes[7].
Ahora bien, es necesario señalar que si bien se trata de un supuesto de enriquecimiento injustificado no será necesario acreditar el empobrecimiento, siendo suficiente la prueba de que el derecho usurpado es uno de carácter absoluto, y que un tercero llevo a cabo su explotación, sin autorización del titular.
Volviendo al caso materia de este comentario, no cabe duda de que el nombre y la imagen de Maradona son posiciones jurídicas absolutas que atribuyen a su titular el monopolio exclusivo de disfrute. En otras palabras, Maradona es el único que puede explotar económicamente su nombre o imagen, de modo que si un tercero quisiera lleva a cabo una explotación legítima con fines comerciales deberá solicitar autorización o licencia. En caso contrario, el tercero usurpador deberá pagar un monto similar al que hubiese desembolsado para llevar a cabo la explotación legítima de dichas posiciones.
[2] Para mayores detalles, se puede ver mi trabajo: GELDRES CAMPOS, Ricardo, “Las licencias hipotéticas en la Ley sobre el Derecho de Autor”, en: Actualidad Civil, N° 73, 2020, pp. 107-131
[3] BASOZÁBAL ARRÚE, Xabier, Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno, Cívitas. Madrid 1998, pp. 168 y 169
[4] LEITÃO, Luís Menezes, Direito de Autor, 2ª Edição, Almedina, 2018, pp. 299 y ss.; O enriquecimento sem causa no Direito Civil, Estudio dogmático sobre a viabilidade da configuração unitária do instituto, face à contraposição entre as diferentes categorías de enriquecimento sem causa, Edições Almedina, 2005, p. 787; BASOZÁBAL ARRÚE, Xabier, Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno, Cívitas. Madrid 1998, pp. 88-93 y 106-110; VENDRELL CERVANTES, Carles. “La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, en: Anuario de Derecho Civil, Nº 3, tomo LXV, 2012, pp. 1191 y ss; SIRENA, Pietro, “La restituzione dell’arricchimento e il risarcimento del danno”, en Rivista di diritto civile, Vol. 55, Nº 1, 2009, p. 83.
[5] CAEMMERER, Ernst von, “Problèmes fondamentaux de l’enrichissement sans cause”, en Revue internationale de droit comparé, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1966, pp. 580 y ss.
[6] En efecto, los artículos 193 y 194 de la Ley sobre el Derecho de Autor – Decreto Legislativo Nº 822 prescriben que en los casos de infracción al derecho de autor, Indecopi podrá imponer al infractor “el pago de las remuneraciones devengadas a favor del titular del respectivo derecho o de la sociedad que lo represente”. Asimismo se establece que “el monto de las remuneraciones devengadas será establecido conforme al valor que hubiera percibido el titular del derecho o la sociedad que lo represente, de haber autorizado su explotación. El pago de los derechos de dichas remuneraciones en ningún caso supondrá la adquisición del derecho de autor por parte del infractor”.
De las normas citadas se advierte que en los casos de intromisión o infracción al derecho de autor, el titular del mismo podrá solicitar al infractor el pago de un monto equivalente al que hubiese percibido de haber autorizado la explotación de su derecho (remuneración devengada). Se trata de un supuesto típico de licencia hipotética.
[7] El literal c) del artículo 243 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece que en los casos de infracción a las marcas y patentes, la indemnización de daños y perjuicios podrá cuantificarse en función al “precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido”.
En otras palabras, en los supuestos de infracción o intromisión a las marcas y patentes, el titular del derecho infringido podrá solicitar al infractor el pago de un precio equivalente al que hubiese percibido por concepto de licencia contractual. Si bien la norma dispone que la licencia hipotética es un criterio para cuantificar los daños y perjuicios, por lo que pareciera sugerir que su naturaleza es indemnizatoria, no obstante, debemos señalar que en rigor nos encontramos frente un remedio que se fundamenta en el enriquecimiento injustificado, mas no en la responsabilidad civil.
De lo anterior, se advierte que el remedio de la licencia hipotética encuentra reconocimiento expreso en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente, en los supuestos de infracción a los derechos de autor, así como de las marcas y patentes. No obstante, consideramos que dicho remedio no se limita a proteger dichos derechos o posiciones jurídicas, pues su campo de aplicación es más amplio.
