Fundamento destacado: Al respecto, se aprecia que la marca registrada se encuentra constituida por la denominación BEER HELENITA y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:
Para distinguir cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, de la clase 32 de la Clasificación Internacional. Ahora bien, el término en inglés BEER, aisladamente considerado, será entendido por la generalidad del público, como su traducción a nuestro idioma, a saber, cerveza productos que distingue la marca objeto de nulidad – cervezas – de la clase 32 de la Clasificación Internacional.
De otro lado, la expresión HELENITA, aisladamente considerada, es susceptible de referirse a un nombre femenino dicho en diminutivo. En ese sentido, la expresión BEER HELENITA, podría evocar ideas relacionadas con el nombre femenino que identifica a la cerveza. Ahora bien, la frase “beer Helenita” no alude en estricto a la idea o se equipara a la frase “cerveza bien helena” (entendida por un sector de la población para referirse a “una cerveza bien helada o fría”.
Por lo que, para llegar a entender dicha idea se deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y los productos para establecer una relación entre el significado antes descrito y los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional. Asimismo, la escritura característica, los elementos figurativos y cromáticos presentes en la marca objeto de nulidad contribuyen dotando de otros elementos distintivos.
Adicionalmente, de los medios probatorios ofrecidos por la accionante se logra apreciar que en efecto, la palabra “HELENA” (mas no helenita) en relación o acompañada de alguna bebida será susceptible de ser entendida, por un sector del público en el lenguaje coloquial, para referirse a una bebida helada por lo general una cerveza helada. Por otro lado, la accionante ha presentado videos en la página de Youtube en los años 2020 y 2021 sobre spots o campañas publicitarias de sus cervezas que las publicitan como “Helenita”.
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCIÓN Nº 7179-2022/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTE: 897352-2021
ACCIONANTE: BACKUS MARCAS Y PATENTES S.A.C.
EMPLAZADO: MARTINEZ EMMANUEL, EZEQUIEL
MATERIA: NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
Lima, 07 de diciembre de 2022
1. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de mayo de 2021, BACKUS MARCAS Y PATENTES S.A.C., de Perú, solicitó la nulidad del registro de la marca de producto BEER HELENITA y logotipo, inscrita con certificado N° 306770, que distingue productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional, a favor de MARTINEZ EMMANUEL, EZEQUIEL, de Argentina. La accionante sustentó su solicitud de nulidad en los siguientes argumentos:
– Se encuentra legitimada para interponer la presente acción de nulidad, dado que la marca registrada vulnera sus derechos y de otros agentes económicos de la industria, quienes se verían perjudicados e impedidos de realizar actividades comerciales en relación con productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional que incluyan a los términos “BEER” y/o “HELENITA”, que son de uso común en la industria de bebidas.
– La denominación “BEER HELENITA” resulta ser una designación usual y/o descriptiva, dado que es comúnmente utilizado en el mercado para referirse a productos de la clase 32, siendo una marca que carece de distintividad necesaria para acceder y mantenerse en el registro marcario, pues no es capaz de identificar un determinado origen empresarial.
– La marca registrada “BEER HELENITA y logotipo” ha sido otorgada en contravención de lo dispuesto en la causal de prohibición absoluta de registro conforme lo establecido en el artículo 135° inciso b) de la Decisión 486, en la medida que no posee capacidad distintiva necesaria para acceder a registro, puesto que no logra identificar un determinado y único origen empresarial al que pertenece.
– Así, el elemento denominativo de la marca objeto de nulidad “BEER HELENITA” resulta ser una denominación descriptiva y/o genérica de los productos de la clase 32 de la C.I., dado que en la práctica habitual del desarrollo de las actividades comerciales, el público consumidor reconoce automáticamente que el término BEER de idioma inglés hace referencia a “cerveza”, así como el término HELENITA siendo el diminutivo de HELENA, que es una jerga peruana frecuentemente utilizada para hacer referencia a “helada”, siendo que la denominación vista en forma conjunta informa de manera directa sobre las características y productos que se identificará y comercializará bajo la marca objeto de nulidad, es decir, que informa que bajo la marca se pretende comercializar cerveza helada.
– Asimismo, si bien la marca objeto de nulidad incluye elementos figurativos adicionales, estos no resultan relevantes en el presente caso, dado que no resultan ser lo suficientemente distintivos, dado que únicamente se limita a incluir una grafía con colores.
– Por otro lado, la marca objeto de nulidad “BEER HELENITA” es un signo de naturaleza descriptiva puesto que su elemento denominativo informa de manera directa acerca de las características que gozan sus productos que distingue en la clase 32 de la Clasificación Internacional. – Respecto al primer término BEER, el cual, traducido al castellano significa “cerveza”, siendo de uso frecuente utilizado y conocido por el público consumidor, el cual, informa de manera directa la naturaleza de uno de los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional.
– Respecto al segundo término HELENITA, que representa el diminutivo del término HELENA que identifica a una jerga peruana que significa “helada” adoptada por la gran mayoría del público consumidor peruano utilizado en mayor escala en la industria cervecera, pues ha sido inicialmente difundido para referirse a cervezas heladas, por lo que, a efectos de acreditar dicho uso en el mercado, ha realizado una simple búsqueda referencial en Internet, del cual, se observa que el término “HELENA” es un término comúnmente utilizado por el público consumidor para referirse a cervezas que estén heladas.
– Por lo expuesto, la marca objeto de nulidad “BEER HELENITA” no goza en sí misma de la aptitud distintiva necesaria que permita al público usuario asociar la marca registrada con un único origen empresarial determinado, puesto que constituye ser una marca descriptiva, por lo que, al estar incurriendo la prohibición de registro establecida del artículo 135° inciso e), corresponde declarar nulo el registro de la marca objeto de nulidad.
– En el presente caso, siguiendo la misma línea de lo anteriormente mencionado, se advierte que el elemento denominativo de la marca objeto de nulidad “BEER HELENITA” hace referencia directa a la denominación comúnmente utilizada para referirse a CERVEZA HELADITA, puesto que, conforme hemos demostrado, el término BEER de origen inglés es ampliamente conocida por el usuario para referirse a cervezas, aunado al hecho que HELENITA es una denominación diminutiva del término HELENA utilizado frecuentemente para referirse al adjetivo “helado”, siendo que, vistos de forma conjunta, hacen referencia directa a la denominación CERVEZA HELADITA, el cual es comúnmente utilizado para comercializar y/o solicitar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional.
– Por lo que, al estar incurriendo la prohibición de registro establecida del artículo 135° inciso g), corresponde declarar nulo el registro de la marca objeto de nulidad. – BACKUS MARCAS Y PATENTES S.A.C.es una empresa que pertenece a la industria de bebidas dedicada a la actividad económica de fabricación y comercialización de productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional, entre ellos, cervezas, gaseosas, aguas embotellas, entre otros afines.
– De esta forma, a lo largo del tiempo, la accionante se encuentra en una constante búsqueda de innovar sus productos en el mercado, siendo que en el presente caso, BACKUS MARCAS Y PATENTES S.A.C. tiene una propuesta de negocios de una nueva línea de presentación de productos PILSEN que incluyen el término HELENITA como parte de su línea publicitaria para identificar los productos de nuestra representada, por lo que, de acuerdo a la estrategia de marketing de la accionante, de forma escalonada, desde fines del 2020, se ha venido publicitando dicho término en diversos spots publicitarios hasta la fecha.
– En ese sentido, existen indicios razonables para concluir que EZEQUIEL MARTINEZ EMMANUEL tenía previo conocimiento a la presentación de su solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, sobre la nueva línea de negocios de los productos de la accionante que incluyen el término HELENITA, dado que la accionante ha logrado publicitar su línea de negocios desde noviembre de 2020, con mayor antelación a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca “BEER HELENITA”.
– Se concluye que la marca objeto de nulidad es una copia servil en conjunto de la línea de negocios HELENITA de la accionante, por lo que debe declararse fundada nuestra acción de nulidad contra el presente registro, pues ha sido solicitado mediante actos contrarios a la buena fe, al saber –previamente –sobre la línea de productos HELENITA de la accionante.
– En virtud de ello, ha considerado necesario accionar contra el registro de la marca materia de nulidad, solicitando la nulidad absoluta y/o relativa de la marca registrada para todos los productos que distingue en la clase 32 de la Clasificación Internacional, dado que se encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135° incisos b), e) y g) y 137 de la Decisión 486.
– Adjuntó medios probatorios.
– Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso. Amparó la acción de nulidad en base a los artículos 135 incisos b), e) y g), 137 y 172 de la Decisión 486.
Mediante escrito de fecha 26 de julio de 2021 el emplazado al absolver el traslado de la nulidad manifestó lo siguiente:
– La contraparte una mega empresa del rubro de cervezas alega que la marca BEER HELENITA y logotipo no es distintiva por los términos que la conforman. Ahora atendiendo a su misma lógica más bien los términos PILSEN, CALLAO no son reivindicables.
– La marca BEER HELENITA no mereció alguna oposición a su registro. Y ahora la accionante pretende aprovecharse de su participación del mercado para tratar de despojar de la marca de un emprendimiento artesanal de cervezas.
– Nadie podrá confundir los productos BEER HELENITA y logotipo con los productos de la accionante. Señaló además, que mas bien la accionante ha tomado la denominación HELENITA para hacer campaña publicitaria.
[Continúa…]
