Luego de que la reconocida empresa REPSOL, S.A., no presentara prueba alguna tendiente a demostrar el uso efectivo en el mercado de la marca constituida por la denominación SOLGAS REPSOL y su correspondiente logotipo, para distinguir los productos para los cuales fue registrada, la Comisión de Signos Distintivos de Indecopi resolvió cancelarla en primera instancia.
A continuación compartimos la decisión gracias al colega Julio Castro García, abogado principal del Estudio Castro García Abogados S.A.C.
Parte resolutiva.- Declarar FUNDADA la acción de cancelación interpuesta por VICTORIA JUAN GAS S.A.C., de Perú y; en consecuencia, CANCELAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación SOLGAS escrita en letras de color blanco universal sobre una linea de color sólido o especial naranja (pantone 151 C) en unión de la denominación REPSOL escrita en letras de color blanco universal; todo en una inclinación de 15º sobre un fondo de color sólido o especial azul (pantone 282C); conforme al modelo; inscrita a favor de REPSOL, S.A., de España, con certificado Nº 102541, para distinguir gas licuado de petróleo y/o gas natural, envasado y a granel, para uso doméstico, comercial e industrial, de la clase 04 de la Clasificación Internacional.
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCIÓN 45-2019/CSD-INDECOPI
- ACCIONANTE: VICTORIA JUAN GAS S.A.C.
- EMPLAZADA: REPSOL, S.A.
- MATERIA: CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO
Lima, 08 de enero de 2019
1. ANTECEDENTES
Con fecha 17 de agosto de 2018, VICTORIA JUAN GAS S.A.C., de Perú, solicitó la cancelación del registro de la marca de producto constituida por la denominación SOLGAS escrita en letras de color blanco universal sobre una línea de color sólido o especial naranja (pantone 151 C) en unión de la denominación REPSOL escrita en letras de color blanco universal; todo en una inclinación de 15º sobre un fondo de color sólido o especial azul (pantone 282C); conforme al modelo adjunto:
Inscrita a favor de REPSOL, S.A., de España, con certificado N° 102541, para distinguir gas licuado de petróleo y/o gas natural, envasado y a granel, para uso doméstico, comercial e industrial, de la clase 04 de la Clasificación Internacional.
La accionante manifestó que la marca citada no viene siendo usada en el mercado para distinguir productos de la clase 04 de la Clasificación Internacional. Amparó su acción en los artículos 165 al 168 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como en los artículos 9 y 42 del Decreto Legislativo Nº 1075.
Pese a haber sido debidamente notificada, la emplazada, REPSOL, S.A. , no absolvió el traslado de la acción de cancelación, por lo que mediante proveído de fecha 11 de diciembre de 2018, pasó el expediente a resolver, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170 de la Decisión 486.
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si se ha acreditado el uso de la marca de producto constituida por la denominación SOLGAS REPSOL y logotipo, inscrita con certificado Nº 102541, a favor de REPSOL, S.A.
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
3.1. Informe de antecedentes
Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado que REPSOL, S.A., de España, es titular de la marca de producto constituida por la denominación SOLGAS escrita en letras de color blanco universal sobre una línea de color sólido o especial naranja (pantone 151 C) en unión de la denominación REPSOL escrita en letras de color blanco universal; todo en una inclinación de 15º sobre un fondo de color sólido o especial azul (pantone 282C); conforme al modelo adjunto:
Para distinguir gas licuado de petróleo y/o gas natural, envasado y a granel, para uso doméstico, comercial e industrial, de la clase 04 de la Clasificación Internacional, inscrita el 21 de enero de 2005, con certificado Nº 102541, vigente hasta el 21 de enero de 2025. La renovación de dicho registro se otorgó mediante Resolución Nº 2075-2015/DSD-Reg-INDECOPI de fecha 10 de febrero de 2015, la misma que fue notificada el 25 de febrero de
2015.
3.2. Cancelación del registro de una marca
La cancelación del registro de una marca por falta de uso procede cuando sin motivo justificado ésta no ha sido utilizada en el mercado para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada, durante un periodo de tiempo determinado.
El artículo 165 de la Decisión 486 establece que “la Oficina Competente (entiéndase la Comisión) cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la
marca no usada (…)”.
Además, dicha norma señala que “(…) cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a
uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos
en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o
servicios”.
De la norma citada en los párrafos precedentes, se concluye que, a efectos de impedir la cancelación de un registro, deberá acreditarse que la marca cuya cancelación se solicita, ha sido usada en alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para distinguir los productos o servicios para los cuales fue inscrita.
3.2.1. Análisis del uso de la marca
Debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba corresponde al titular del registro, quien deberá acreditar el uso de la marca en el mercado, ya sea mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestran la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con la marca, o algún otro tipo de documento, tal como lo establece el articulo 167 de la Decisión 486.
3.2.2. Aplicación al caso concreto
De lo actuado en el presente expediente, se ha verificado que, a pesar de haber sido debidamente notificada, tal como consta en el cargo de recepción de la cédula de notificación (fojas 48-49), la emplazada REPSOL, S.A., no ha presentado prueba alguna tendiente a demostrar el uso efectivo en el mercado de la marca constituida por la denominación SOLGAS REPSOL y logotipo, para distinguir los productos para los cuales fue registrada.
En tal sentido, al estar la carga de la prueba de parte del titular de la marca, conforme lo señala el artículo 167 de la Decisión 486, se tiene por no acreditado el uso del signo materia de la presente cancelación, por lo que corresponde declarar fundada la acción interpuesta por VICTORIA JUAN GAS S.A.C.
La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento. de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Sandra Patricia Li Carmelina, Gisella Carla Ojeda Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guillén.
Regístrese y comuníquese.
RAY AUGUSTO MELONI GARCIA
Presidente de la Comisión de Signos Distintivos
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