A comienzos en los años 90 nadie hubiese imaginado la trascendencia que el internet iba a tener en nuestras vidas. Y no es para menos, desde tomar fotos para subirlas a una red social, poder ver y conversar con nuestros amigos y familiares hasta pedir un taxi por celular o comprar y vender productos o servicios a cualquier lugar del mundo se han convertido en actividades las cuales podemos hacer en cualquier momento solamente teniendo un dispositivo móvil con conexión a internet.
Lo antes mencionado se ve reflejado en el informe de Ipsos Apoyo “Comprador en Línea”, el cual indica que en el año 2017, 3’272,732 (Tres Millones Doscientos Setenta y Dos Mil Setecientos Treinta y Dos) peruanos realizaron compras por internet cifra que duplicaba la obtenida en el año 2011 que era de 1’600,000[1].
Sin embargo, hubo un momento en el cual no existía mucha información respecto a cómo las empresas podían proteger sus elementos de propiedad intelectual, en especial sus marcas, cuando éstas solo se dedicaban a la comercialización de servicios y productos a través del ciberespacio. En la época en la que internet recién comenzaba a verse como un espacio de comercio, pocos eran los instrumentos normativos con los cuales se podía contar para dar luces respecto al uso de las marcas en internet, entre ellos la Decisión 486 en su artículo 156 señala:
“La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. (…)”
Por lo que, luego de saber que si una persona no utiliza su marca en el periodo de 3 años anteriores a la eventual solicitud de cancelación de la marca (periodo relevante), la autoridad competente cancelará el registro de la marca pudiendo ser de manera total o parcial.
Dicho lo anterior, cabría preguntarse si ¿una empresa que tenía y tiene presencia en internet a través de una página web, un blog o cualquier red social esta utilizando su marca de acuerdo a lo estipulado en el artículo 156 de la Decisión 486? La respuesta a esta pregunta es de vital importancia para cualquier emprendedor que habiendo invertido buena parte de su tiempo y sus recursos en concebir un proyecto, éste no solo esta interesado en tener presencia en el ciberespacio sino que también busca la protección legal de su marca.
Entonces, previo a dar respuesta a la pregunta planteada en el párrafo precedente es importante conocer cómo es que se puede demostrar el uso de una marca en el periodo relevante, el artículo 167 de la Decisión 486 nos da luces sobre este asunto: “La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.”
Del artículo citado se puede inducir que, no será suficiente que una empresa solamente tenga presencia en internet con la sola aparición de la marca en página web o redes sociales, sino que la norma estipula que para demostrar su uso se podrá hacer mediante “facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”[2] descartando así de plano cualquier uso que no tenga un fin comercial a fin de proteger el registro de una determinada marca.
Al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI (la cual el Perú es miembro desde 1980)[3], emitió la “Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet” en la cual se estipula recomendaciones y directrices respecto al uso de las marcas en internet, éste documento en su artículo 2 estipula que: “El uso de un signo en Internet constituirá uso en un Estado miembro a los efectos de las presentes disposiciones, únicamente si el uso tiene efecto comercial en ese Estado miembro, según lo descrito en el Artículo 3” (el resaltado es nuestro).
Como se podrá apreciar la principal condición para que se considere el uso de la marca en el país miembro, en este caso el Perú, es que el uso de ésta tenga efecto comercial. Dicho requisito establece que no cualquier marca que se encuentre a disposición de cualquier internauta en la web estará protegida en el país donde se encuentre dicha persona, de la misma manera de cualquier logotipo que podemos encontrar en una red social no necesariamente está protegida por el derecho. Para determinar cuándo una marca con presencia en internet tendrá uso comercial la misma Recomendación, previamente citada, en su artículo 3 establece lo siguientes parámetros:
“Factores para determinar si el uso de un signo en Internet tiene un efecto comercial en un Estado miembro, la autoridad competente tendrá en cuenta todas las circunstancias pertinentes. Esas circunstancias incluyen las siguientes, aunque no se limitan a ellas:
(…)
b) El nivel y carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el Estado miembro, entre los que cabe mencionar:
i) si el usuario está realmente prestando un servicio a clientes que se encuentran en el Estado miembro o ha entablado alguna otra relación por motivos comerciales con personas que se encuentran en el Estado miembro;
ii) si el usuario ha declarado, conjuntamente con el uso del signo en Internet, que no tiene intención de entregar los productos o prestar los servicios ofrecidos a clientes que se encuentren en el Estado miembro, y si suscribe los objetivos de la declaración;
iii) si el usuario ofrece actividades de posventa en el Estado miembro, como garantías o servicios;(…)
c) la conexión de una oferta de productos o servicios por Internet con el Estado miembro, con inclusión de:
i) si los productos o servicios ofrecidos o prestados pueden ser entregados legalmente en el Estado miembro;
ii) si los precios están indicados en la moneda oficial del Estado miembro;
d) la conexión existente entre la manera en que se utiliza el signo en Internet, y el Estado miembro, con inclusión de:
i) si el signo se utiliza conjuntamente con medios de contacto interactivos accesibles a los usuarios de Internet en el Estado miembro;
ii) si el usuario ha indicado, conjuntamente con el uso del signo, una dirección, un número de teléfono u otro medio de contacto en el Estado miembro;
(…)
iv) si el texto utilizado conjuntamente con el uso del signo está en un idioma utilizado predominantemente en el Estado miembro;
v) si el signo es utilizado conjuntamente con un sitio de Internet que haya sido realmente visitado por usuarios de Internet que se encuentren en el Estado miembro;(…).”
Asimismo, la misma Recomendación indica que los factores mencionados son pautas para ayudar a la Autoridad competente a determinar si el uso de un signo ha producido un efecto comercial en el Estado miembro, sin que se entienda que los factores anteriormente mencionados sean condiciones previas para llegar a esa determinación.
De otro lado, uno de los primeros casos en el Perú que se tuvo sobre el tema de la demostración de uso de la marca en internet fue el de la empresa Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. (la emplazada) contra el Sr. Carlos Fabian de la Cruz (el solicitante) visto en el Expediente N° 372395-2008, caso el cual esta pronto a cumplir 10 años desde que se inició el procedimiento, sin embargo, lo dispuesto en dicho caso permanece vigente hasta el día de hoy.
En el mencionado caso, el Sr. De la Cruz solicitó la cancelación total del registro de la marca de producto constituida por la denominación “Victoria’s Secret”, la cual distinguía vestidos, calzados y sombrería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional (C.I), inscrita con certificado N° 87175 a favor de la emplazada. En dicho caso, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi canceló el registro de la marca Victoria’s Secret argumentando que:
- No se acreditó el uso de la marca en el periodo relevante, y
- En cuantos a los medios probatorios más importantes presentados por la emplazada señalo lo siguiente:
De lo mencionado anteriormente se puede concluir que la Comisión, en nuestra opinión, exigió requisitos que la ley no señala, requiriendo que los comprobantes de pago con los que se intentó demostrar el uso de la marca, tenían que haber sido emitidos en el Perú y en no estar en idioma inglés, cuestión que ninguna ley prescribe más aun cuando se intentó demostrar con esto el uso de la marca, por lo que lo relevante en cuanto a éstos documentos era que se evidencie el uso de la marca, cuestión que la Comisión no entró a detallar.
Respecto a lo mencionado anteriormente, el Tribunal Andino en el Proceso 2-AI-96, publicada en la G.O.A.C. 291, del 3 de septiembre de 1997, señaló lo siguiente:
“A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”.
Como lo indica el Tribunal Andino, éste deja a disposición de las normativas internas el procedimiento para la verificación de la prueba del uso de la marca. En el caso peruano una factura debe tener los requisitos comprendidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago, sin embargo, el INFORME N° 168-2007-SUNAT/2B0000 indicó lo siguiente:
“Para efecto del inciso r) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, los boletos comprados vía internet a una empresa de transportes internacional no domiciliada en el país permitirían sustentar el gasto por el servicio de transporte que presta dicha aerolínea, siempre que en tal documento conste, por lo menos, el nombre, denominación o razón social y el domicilio del transferente o prestador del servicio, la naturaleza u objeto de la operación; y, la fecha y el monto de la misma.”
De lo citado se concluye que la SUNAT para casos de bienes comprados en internet a una empresa no domiciliada, ha reducido a solo estos 4 requisitos que tiene que tener una factura para ser considerada como válida:
- El nombre, denominación o razón social del prestador del servicio.
- El domicilio del transferente o prestador del servicio.
- La naturaleza u objeto de la operación.
- La fecha y el monto de la misma.
Como se puede apreciar estos son requisitos básicos para que una factura pueda ser considerada como válida en el contexto de una compra por internet que implica un acto de exportación y no los requisitos que la Comisión exigía. Asimismo, no debemos olvidarnos que el principal requisito es que en estas facturas, se contemple la marca que se pretende de demostrar el uso.
Adelantándonos al corolario de lo sucedido, de haber permanecido este criterio expuesto por la Comisión, se hubiese dejado sin protección legal a las marcas de las empresas que se dedican al comercio electrónico y que no cuentan con un local comercial en el Perú y que solo comercializan sus productos exportándolos a los países en donde tengan un pedido.
De otro lado, la Resolución de primera instancia indicó respecto a los catálogos presentados como medios probatorios que: “(…) Si bien en las copias de los catálogos presentados se advierte el uso de la denominación Victoria’s Secret para distinguir prendas de vestir, éstas no constituyen prueba suficiente a fin de acreditar el uso de dicha marca, más aun si se tiene en cuenta la información consignada en los referidos catálogos se encuentra en idioma inglés (..)”.
La Comisión una vez más partió de la premisa que al existir material probatorio en un idioma extranjero, este no podía ser considerado para demostrar el uso de la marca (concuerdo con que los catálogos de por sí no pueden demostrar el uso, pero en esta ocasión se estaba acompañando junto con otros medios probatorios), además la Comisión indicaba que si estos estaban en inglés no podían ser ofrecidos como medios probatorios en el Perú. Motivo por el cual, la Comisión se equivocó al descartar a los catálogos presentados por la emplazada como medio probatorio por los motivos anteriormente señalados, así como, erró al establecer requisitos fuera de la norma, a las facturas por los que la emplazada pretendía demostrar el uso de la marca.
Para suerte nuestra, la Sala de Signos distintivos del Indecopi mediante la N° 1270-2011/TPI-INDECOPI de fecha 17 de junio del 2011 decidió revocar la Resolución de N° 2596-2009/CSI-INDECOPI, en el extremo que canceló el registro de la marca de producto Victoria’s Secret respecto de vestidos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, manteniéndola vigente respecto de esos productos.
En pocas palabras, la Sala dio la razón a los argumentos de la emplazada en particular respecto los catálogos presentados como medios probatorios ya que consideró que no era necesario que los catálogos circulen físicamente por el territorio nacional ya que internet brinda una infinidad de recursos para que los usuarios puedan ver de manera virtual los catálogos de cualquier producto sin que éste se encuentre físicamente en el Perú. Asimismo, la Sala ratificó el argumento en el que se indicó que dichos productos que comercializa la emplazada (en este caso sombrería, zapatos y vestidos) son destinados para cierto sector que se encuentra más familiarizado con el inglés, y en caso no lo estuviera, las imágenes y los códigos de los catálogos son elementos suficientes para que una persona sin conocer el idioma pueda hacer un pedido en una tienda virtual o por cualquier otro medio.
De otro lado, la Resolución de la Sala consideró que los comprobantes de pago –que en varios casos eran capturas de pantalla de las órdenes de compra realizadas desde el Perú- eran elementos que demostraban que se venía utilizando la marca Victoria’s Secret por internet, esto también fue acompañado con otros elementos probatorios que la emplazada ofreció como por ejemplo una declaración jurada la cual contenía información respecto al registro de ventas realizadas a nuestro país. El conjunto de los medios probatorios mencionados y otros, convencieron a la Sala que la marca en cuanto a los productos de vestidos sí estaba siendo utilizada y comercializada en el periodo relevante a través por el modelo de negocio de ventas por internet.
En conclusión, la Resolución de la Sala no solo fue acertada en cuanto a cómo valoró los medios ofrecidos por la emplazada, sino que también modernizó o, en todo caso, reconoció que a través de la práctica del comercio electrónico se puede probar el uso de una marca, ya que no será necesario probarlo a través de los medios tradicionales como lo son la factura o la boleta (documentos que pocas veces son utilizados en el e-commerce) y tampoco es será requisito que el vendedor tenga domicilio en el país, o que la transacción sea realizada enteramente en el país para que la marca sea efectivamente usada. Asimismo, se da oportunidad a que empresas que solo se dedican a vender mediante el comercio electrónico sin contar con un lugar físico puedan proteger sus marcas sin vender sus productos de la manera tradicional.
Bibliografía
- Carlos A. Cornejo Guerrero (2014). Derecho de marcas (3ra ed.). Lima: Lex & Iurus Grupo Editorial.
- Horacio Rangel Ortíz (2013). El uso de la marca en internet y la jurisprudencia mexicana del siglo XXI en Los retos actuales de la propiedad intelectual: visión latinoamericana. 1ra ed. 2013. Lima: Themis.
- Gamboa Vilela, Patricia (2006). La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial. Año 1. N° 2. Lima: Revista de Derecho Administrativo.
- Carmen Arana Courrejolles (1997). La cancelación de la marca por falta de uso. Época N° 2. N° 36. Lima: Themis.
- Organización Mundial de la Propiedad intelectual (2001). Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de la propiedad industrial sobre signos en Internet. París: Ediciones Caballero Bustamante. Fecha de consulta 27/05/2018. Disponible aquí.
[1] Dato extraído del siguiente enlace.
[2] Artículo 167 de la Decisión 486.
[3] De acuerdo a la página oficial de la OMPI, ver aquí.
