Fundamento destacado: Al respecto, se debe señalar que, en efecto, en el Perú se declaró el estado de emergencia nacional a causa de la pandemia mundial del Covid-19, por el plazo de quince (15) días calendario, desde el 16 de marzo de 2020, el cual se prorrogó hasta el 31 de enero de 20213 ; y, por ello, durante dicho periodo diversos rubros comerciales se vieron paralizados por no ser de primera necesidad y otros estuvieron en la condición de seguir operando en el mercado, como es el caso de la emplazada, que se dedica a comercializar productos de consumo humano.
Aun así, durante la pandemia los comerciantes pudieron seguir ofreciendo y comercializando sus productos mediante redes sociales y/o páginas web y ser entregados a través del servicio de delivery, el cual fue permitido casi durante todo el tiempo que duró la cuarentena e inamovilidad social. En virtud de ello, la emplazada estuvo en condición de seguir operando en el mercado durante el periodo de pandemia y continuar con sus ventas.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, debe tenerse en cuenta que el periodo para acreditar el uso de una marca es de tres años (anteriormente citado), por lo que su titular puede demostrar el uso de su marca en cualquier momento de dicho periodo, no siendo necesario presentar medios de prueba por cada uno de los meses comprendidos en tal periodo de prueba, el mismo que, en este caso, no comprende toda la pandemia.
RESOLUCIÓN Nº 3716-2022/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTE : 922009-2021
ACCIONANTE : MONTES FARROMEQUE, MIRIAM JANET
EMPLAZADA : SUCESIÓN INTESTADA DE MAXIMO RICARDO VILLARREAL MAGARES
MATERIA : CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO POR FALTA DE USO
Lima, 16 de junio de 2022
1. ANTECEDENTES
Con fecha 03 de noviembre de 2021, MONTES FARROMEQUE, MIRIAM JANET, de Perú, solicitó la cancelación de la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular de fondo blanco: que contiene la denominación “LENNKA”, descrita con letras de color rojo, conforme al modelo adjunto:
Para distinguir vinagre, sillao, mostaza, mayonesa y ketchup (salsa), de la clase 30 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 16669, vigente hasta el 26 de junio de 2025, a favor de VILLARREAL MAGARES, MAXIMO RICARDO, de Perú.
La accionante manifestó que la marca “LENNKA” (certificado N° 16669) objeto de cancelación no ha sido usada en el mercado por su titular ni por ningún tercero autorizado para distinguir los productos para los cuales fue registrada en la clase 30, durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha de interposición de la presente acción.
Mediante escrito de fecha 23 de febrero de 2022, VILLARREAL ALBUJAR, SILVIA LENKA manifestó lo siguiente:
– Su padre falleció el 12 de Febrero del 2017 y uno de sus deseos era mantener la continuidad del negocio y la marca. Para tal fin, ha realizado el trámite correspondiente de Sucesión Intestada (Partida 50018324) y la emisión del poder por parte de su madre María Herlinda Albújar Maguiña (Partida 13875379), para que el manejo de la empresa y todo tema relacionado se haga desde esa fecha a través de su persona SILVIA LENKA VILLARREAL ALBUJAR.
– Adjuntó los documentos relacionados como renovación de la marca ante el INDECOPI, otorgamiento de Poder-SUNARP, etiqueta del producto, boletas y facturas que evidencian la continuidad del negocio.
– Debido al impacto sanitario por el COVID-19, quedó afectada su producción y distribución en las zonas de Huacho y Huaral, por ello decidió realizar una suspensión temporal en abril 2020. Realizó el trámite correspondiente a través del servicio contable con la SUNAT para el cese temporal y la liquidación de haberes de su trabajadora MONICA FARROMEQUE CANO (Vendedora).
– Está sorprendida al revisar la página del MINSA y encontrar una publicación donde se decomisan 10 cajas de Vinagre “LENKA” con un registro sanitario perteneciente a la marca MOLENKA en la ciudad de Huaral (sic).
– Como resultado de la búsqueda del propietario de la marca MOLENKA, resulta ser que es MIRIAM JANET FARROMEQUE MONTES, la misma quien solicita ahora la anulación (sic) de su marca para su uso.
– Como actual representante legal de la empresa (sic) rechaza la solicitud de cancelación de su marca “LENNKA” y solicita se mantenga la vigencia de su expediente N° 0643011-2015.
Mediante proveído de fecha 24 de febrero de 2022, a fin de proveer el escrito de fecha 23 de febrero de 2022, se solicitó a SUCESIÓN INTESTADA DE VILLARREAL MAGARES, MAXIMO RICARDO. Que cumpla con presentar el escrito de fecha 23 de febrero de 2022 debidamente suscrito por SILVIA LENKA VILLAREAL ALBUJAR, toda vez que el mismo ha sido presentado sin firma; mandato que deberá ser absuelto en el plazo de dos (02) días hábiles contado a partir del día siguiente de notificado dicho proveído, bajo apercibimiento de tenerse por no presentado el escrito de fecha 22 de febrero de 2022.
Mediante escrito de fecha 25 de febrero de 2022, VILLARREAL ALBUJAR, SILVIA LENKA presentó el mismo escrito de fecha 23 de febrero de 2022 debidamente firmado.
Mediante proveído de fecha 01 de marzo de 2022, se tuvo por absuelto el mandato de fecha 24 de febrero de 2022 y se tuvo por contestada la acción de cancelación, a conocimiento de la accionante, y se pasó el expediente a resolver. Asimismo, se tuvieron presente las facultades otorgadas a favor de SILVIA LENKA VILLARREAL ALBÚJAR para actuar en representación de la SUCESION INTESTADA DE MAXIMO RICARDO VILLARREAL MAGARES en el presente procedimiento. Finalmente, se dejó constancia que, en el presente expediente el titular de la marca era MAXIMO RICARDO VILLARREAL MAGARES, ahora, la SUCESION INTESTADA DE MAXIMO RICARDO VILLARREAL MAGARES, mas no la empresa INDUSTRIA COMERCIAL DEL NORTE E.I.R.L, la cual no forma parte del presente procedimiento.
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN
La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar:
(i) Si se ha acreditado el uso de la marca se ha acreditado el uso de la marca de producto LENNKA y grafía (certificado N° 16669), inscrita a favor de SUCESION INTESTADA DE MAXIMO RICARDO VILLARREAL MAGARES.
(ii) Si se ha acreditado la existencia de una causa de justificación de no uso de la marca de producto LENNKA y grafía (certificado N° 16669).
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN
3.1. Informe de Antecedentes
Del informe de antecedentes que obra en autos, se ha verificado que SUCESIÓN INTESTADA DE MAXIMO RICARDO VILLARREAL MAGARES, de Perú, es titular del registro de la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular de fondo blanco: que contiene la denominación “LENNKA”, descrita con letras de color rojo, conforme al modelo adjunto:
Para distinguir vinagre, sillao, mostaza, mayonesa y ketchup (salsa), de la clase 30 de la Clasificación Internacional, inscrita el 26 de junio de 1995, con certificado N° 16669, vigente hasta el 26 de junio de 2025.
Dicho registro se otorgó por mandato de la Resolución N° 7910-INDECOPI/OSD, de fecha 26 de junio de 1995.
3.2. Cancelación del registro de una marca
El artículo 165 de la Decisión 486 establece que la Oficina Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
De la norma citada en los párrafos precedentes, se concluye que, a efectos de impedir la cancelación de un registro, deberá acreditarse que la marca cuya cancelación se solicita, ha sido usada en alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para distinguir los productos o servicios para cuales fue inscrita.
Además, dicha norma señala que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca,
se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
Análisis del uso de la marca
El artículo 166 de la Decisión 486 establece que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización o prestación en el mercado.
Debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba corresponde al titular del registro, quien deberá acreditar el uso de la marca en el mercado, ya sea mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con la marca, o algún otro tipo de documento, tal como lo establece el artículo 167 de la Decisión 486.
En aquellos casos en que el titular de la marca presente como medios de prueba de uso documentos emitidos por terceras personas – como por ejemplo facturas, boletas de venta, publicidad, entre otros –, teniendo en cuenta que tales documentos han sido presentados por el propio titular de la marca, se considerará que dichas pruebas han sido emitidas por personas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 y en aplicación del Principio de Presunción de Veracidad contenido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, en virtud del cual se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por dicha Ley corresponden a la verdad de los hechos que ellos afirman.
En el presente caso, a fin de acreditar el uso de su marca LENNKA y grafía (certificado N° 16669), SUCESIÓN INTESTADA DE VILLARREAL MAGARES, MAXIMO RICARDO adjuntó los siguientes medios probatorios:
– Imágenes del producto “vinagre MOLENKA”.
– Capturas de pantalla del Facebook de “MOLENKA”.
– Captura de pantalla obtenida del sistema “Busca tu marca” de Indecopi.
– 18 boletas de venta y/o facturas emitidas por INDUSTRIAL COMERCIAL DEL NORTE E.I.R.L., en el periodo comprendido del 06 de enero de 2017 al 02 de setiembre de 2019.
– Etiqueta del producto “VINAGRE SUPERIOR LENNKA”.
– Artículo titulado “Decomisan más de 10 cajas de vinagre “Lenka” que tenía registro sanitario de otra marca”, de fecha 19 de febrero de 2021.
Los medios probatorios presentados deberán acreditar el uso de la marca materia de cancelación en el periodo de los tres años consecutivos precedentes a la fecha de interposición de la acción de cancelación. Así, teniendo en cuenta que la presente acción de cancelación ha sido interpuesta el 03 de noviembre de 2021, debe acreditarse el uso de la marca LENNKA y grafía (certificado N° 16669), durante el periodo comprendido del 02 de noviembre de 2018 al 02 de noviembre de 2021.
Al respecto, cabe señalar que no se tomarán en cuenta para el presente análisis aquellos documentos que no se encuentren dentro del periodo de prueba señalado en el párrafo precedente o que no cuenten con fecha.
En virtud de ello, no se tomarán en cuenta las boletas y/o facturas emitidas por INDUSTRIAL COMERCIAL DEL NORTE E.I.R.L. con anterioridad al 02 de noviembre de 2018, ya que se encuentran fuera del periodo de prueba antes indicado. Además, tampoco se tendrá en cuenta la factura N° 0001-001148, ya que no se aprecia el año de emisión.
Asimismo, tampoco se tendrán en cuenta las imágenes sin fecha del producto “vinagre MOLENKA” y la captura de pantalla del Facebook de “MOLENKA” que no cuenta con fecha.
De la revisión de los medios probatorios restantes, se advierte lo siguiente:
– De la captura de pantalla del Facebook de “MOLENKA”, de fecha 16 de setiembre de 2020, se verifica publicidad del vinagre identificado con la marca MOLENKA. Sin embargo, de tal prueba no se aprecia la marca objeto de cancelación.
– De la captura de pantalla obtenida del sistema “Busca tu marca” de Indecopi, se verifica que MIRIAM MONTES es titular del registro de la marca MOLENKA, inscrita con certificado N° 294028, para distinguir productos de la clase 30. Sin embargo, de tal prueba no se aprecia la marca objeto de cancelación.
– De la etiqueta adjuntada, se aprecia que el producto “vinagre superior” es identificado con la marca LENNKA”, el cual tiene una fecha de vencimiento en diciembre de 2018:
– De las 06 boletas de venta y/o facturas emitidas por INDUSTRIAL COMERCIAL DEL NORTE E.I.R.L. (empresa que si bien difiere del titular de la marca en cuestión, teniendo en cuenta que los citados documentos fueron presentados por la propia emplazada, se considera que se trata de una empresa autorizada) dentro del periodo de prueba (hasta el 02 de setiembre de 2019), se verifica la comercialización de vinagre y sillao “LENNKA”:
– Del artículo titulado “Decomisan más de 10 cajas de vinagre “Lenka” que tenía registro sanitario de otra marca”, de fecha 19 de febrero de 2021, obtenido del portal de la plataforma digital única del Estado Peruano, se aprecia una noticia en la se indica que la Municipalidad Provincial de Huaral a través de la Gerencia de Fiscalización y Control y la Subgerencia de Salud y Sanidad, decomisó botellas de vinagre de la marca “LENKA” de un litro, en presentaciones tinto y blanco, (aproximadamente 10 cajas), que presentaban un registro sanitario que no le correspondía. El trabajo se desarrolló a solicitud de la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA. Por lo tanto, se procedió a consultar los registros consignados en dichos productos a la DIGESA, obteniendo como resultado que los registros le corresponden a la marca “MOLENKA” (sic). En consecuencia, los vinagres “LENKA” son de dudosa procedencia por no contar con la autorización de registro sanitario que asegure la calidad sanitaria e inocuidad del producto, así lo detalló la especialista en salud y sanidad Ing. Rocio Sánchez (sic).
[Continúa…]
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