IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA: Cuarto.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a que cuando se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial esté o no registrado, su uso continuo podrá ser acreditado si entre el uso más reciente y la fecha en que se pretendió hacer valer el derecho hubiera transcurrido hasta 6 meses como máximo.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCIÓN Nº 1688-2021/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE Nº 865828-2020/DSD
SOLICITANTE: SÓCRATES ALFARO CORONEL
OPOSITORA: LC GROUP S.A.C.
Precedente de observancia obligatoria – Uso anterior de nombre comercial: No Acreditado – Análisis del riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos y servicios de las clases 22 y 35 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Mala fe al solicitar un signo: No acreditada
Lima, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno.
I. ANTECEDENTES.
Con fecha 5 de octubre de 2020, Sócrates Alfaro Coronel (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación GRUPO LC y logotipo (se reivindica colores [1]), conforme al modelo, para distinguir cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y lonas; toldos de materias textiles o sintéticas; velas de navegación; sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel; materiales de acolchado y relleno, excepto el papel, cartón, caucho o materias plásticas; materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos de la clase 22 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 16 de noviembre de 2020, Lc Group S.A.C. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la siguiente marca de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial:
ii) Es titular del nombre comercial conformado por la denominación GRUPO LC, que distingue actividades comerciales relacionadas con productos de las clases 3, 6, 8, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 24, y 25 de la Nomenclatura Oficial.
(iii) Los signos en comparación resultan fonética y gráficamente semejantes.
(iv) Ha solicitado la nulidad del registro de la marca GRUPO LC y logotipo (Certificado Nº 28738) de titularidad del solicitante.
(v) El presente registro ha sido solicitado de mala fe. Amparó su oposición en el artículo 136 incisos a) y b) de la Decisión 486[2], así como en el artículo 12 del Decreto Legislativo 1075[3].
Adjuntó copia de facturas y de la fi cha RUC de su empresa.
Con fecha 19 de enero de 2021, Sócrates Alfaro Coronel absolvió el traslado de la oposición señalando lo siguiente:
(i) Los signos bajo análisis no son confundibles fonética ni gráficamente.
(ii) El hecho de que la marca registrada se encuentre inscrita en la clase 35 no implica que abarque a todos los productos.
(iii) El nombre comercial alegado es diferente al que se consigna en las pruebas ofrecidas y está referido a artículos de oficina.
(iv) No ha actuado de mala fe al momento de solicitar el presente registro.
Mediante Resolución Nº 1262-2021/CSD-INDECOPI de fecha 8 de abril de 2021, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por Lc Group S.A.C. y dispuso INSCRIBIR (entiéndase OTORGAR) el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
I. Del uso del nombre comercial GRUPO LC y logotipo
La opositora no ha acreditado el uso continuo y actual del nombre comercial sustento de la oposición, por lo que resulta improcedente la oposición formulada en este extremo.
II. Evaluación del riesgo de confusión
Si bien el signo solicitado y la marca base de oposición GRUPO LC y logotipo (Certifi cado Nº 107681) resultan semejantes, se encuentran referidos a producto y servicios no vinculados, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.
III. Mala fe
Los medios probatorios (facturas y ficha RUC) no resulta suficientes a fi n de acreditar que el solicitante actuó de mala fe al solicitar el presente registro, en la medida que estos se refieren a la realización de actividades comerciales y, por sí solos, no puede
determinar un comportamiento contrario a la buen fe por parte del solicitante, por lo que corresponde declarar infundada la oposición en este extremo.
Con fecha 15 de abril de 2021, Lc Group S.A.C. interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente:
(i) Las facturas presentadas acreditan el uso el nombre comercial GRUPO LC.
(ii) El signo solicitado resulta fonética y gráficamente idéntico a su marca registrada y al nombre comercial invocado pues comparten la misma denominación GRUPO LC.
(iii) El presente registro ha sido solicitado de mala fe.
Citó jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Con fecha 8 de noviembre de 2021, Sócrates Alfaro Coronel presentó un escrito indicando lo siguiente:
(i) Respecto al supuesto riesgo de confusión entre el signo solicitado y su marca, la opositora no aporta nuevos argumentos que sustenten su pretensión limitándose a reiterar sus argumentos anteriores.
(ii) No ha existido un uso continuo del supuesto nombre comercial de la empresa Lc Group.
(iii) No se ha demostrado que se haya obrado de mala fe al momento de solicitar el registro de la marca GRUPO LC y logotipo.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si la opositora Lc Group S.A.C. ha acreditado el uso del nombre comercial GRUPO LC y, de ser el caso, si el signo solicitado GRUPO LC y logotipo resulta confundible con el mismo.
b) Si el signo solicitado GRUPO LC y logotipo resulta confundible con la marca GRUPO LC y logotipo (Certificado Nº 107681) base de oposición.
c) Si el presente registro ha sido solicitado mediando mala fe.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes Se ha verificado lo siguiente:
a) La opositora, Lc Group S.A.C. (Perú) es titular de la marca de servicio constituida por la denominación GRUPO LC y logotipo (se reivindica colores[4]), conforme al modelo, que distingue gestión de negocios comerciales de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 107681, vigente desde el 23 de mayo de 2018 hasta el 23 de mayo de 2028.
b) El solicitante, Sócrates Alfaro Coronel (Perú), es titular del registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituido por la denominación GRUPO LC y logotipo (se reivindica colores[5]), conforme al modelo, que distingue muebles, espejos, marcos;
colchón, camas de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial[6], inscrita bajo Certificado Nº 28738, vigente desde el 7 de febrero de 2020 hasta el 7 de febrero de 2030.
Con fecha 26 de enero de 2021, Lc Group S.A.C. solicitó, mediante Expediente Nº 881669-2021, la nulidad del registro de la marca en mención en el extremo que distingue productos de la clase 20.
Mediante Resolución Nº 4508-2021/CSD-INDECOPI del 12 de octubre de 2021, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la acción interpuesta.
Con fecha 10 de noviembre de 2021, Lc Group S.A.C. interpuso recurso de apelación. Dicho procedimiento se encuentra en trámite ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.
[Continúa…]
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[1] Se aprecian en los colores rosado, marrón, celeste, azul, rojo y negro.
[2] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
[3] Artículo 12.- Prelación de derechos
La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.
[4] Se aprecian los colores guinda y azul.
[5] Se aprecian en los colores rosado, marrón, celeste, azul, rojo y negro.
[6] Dicho registro también fue otorgado para distinguir productos de las clases 6 y 8 de la Nomenclatura Oficial
