Un emprendedor peruano logró registrar su marca «Hylton» ante el Indecopi a pesar de la oposición de la cadena hotelera Hilton, que argumentaba posibles confusiones en el mercado debido a que su propia marca estaba en proceso de registro.
La marca del emprendedor peruano comercializaba instrumentos científicos, de navegación y otros, que diferenciaban claramente su uso en el mercado, un detalle relevante para la resolución de este caso.
La oposición del hotel «Hilton»
El hotel argumentó que ambas marcas eran semejantes y podían ocasionar riesgo de confusión en los consumidores. La cadena de hoteles señaló que tenía la titularidad del nombre «Hilton» en Colombia y Ecuador para las clases 35 y 43 de la Clasificación Internacional.
Clase 35
Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina.
Clase 43
Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
El hotel sostuvo que si bien en el Perú ya contaba con la titularidad para ofrecer servicios de la clase 43, se encontraba en trámite su solicitud para ofrecer servicios de la clase 35 justo cuando el emprendedor peruano registró Hylton.
La defensa de «Hylton» frente al gigante hotelero
El emprendedor señaló que ya tenía registrada la marca «HYLTON PROVEIND» ante el Indecopi. En ese sentido, la marca «Hylton» derivaba de su otra marca.
El hotel sostuvo que el registro anterior del emprendedor no tenía relevancia ni le otorgaba un mejor derecho para el registro de su marca «Hylton». El Indecopi está obligado a evaluar cada nueva solicitud, aclaró el hotel.
Así, el registro de «HYLTON PROVEIND» y la nueva marca no tenían efectos vinculantes. Y tanto «Hylton» como «Hilton» poseían semejanzas gráficas y fonéticas, según lo señalado por la cadena de hoteles.
Según el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075, lo que determina la confusión entre dos signos es la impresión que causan ambos en el público. Por ello, se deben considerar las características de ambos signos y la capacidad de que los consumidores los diferencien.
Artículo 45.- Determinación de semejanza
(…)
a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) el grado de percepción del consumidor medio;
c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente (…)
Primera instancia
El Indecopi declaró infundada la oposición del hotel «Hilton» y confirmó la inscripción de la marca «Hylton» del emprendedor peruano.
«Hylton» y «Hilton» presentaban una secuencia de letras similares y una pronunciación idéntica, por eso, el Indecopi advirtió que los consumidores podían pensar que se trataba de marcas de la misma razón social.
Pero al tratarse de marcas que comercializaban productos y servicios diferentes, no existía ninguna vinculación o semejanza, de acuerdo al Indecopi. En consecuencia, el riesgo de confusión fue desestimado.
Segunda instancia
El hotel Hilton cuestionó el trabajo de los vocales de primera instancia: “la evaluación del Indecopi fue muy ligera y podía originar confusión en los consumidores”.
El hotel insistió en la semejanza entre sus signos y la vinculación entre los productos y servicios de ambas marcas.
«Los aparatos de transmisión y reproducción de sonidos y/o imágenes resultan indispensables en los servicios de hostelería que distinguen las marcas registradas», mencionó el hotel.
¿Qué respondió el emprendedor?
El logo de «Hylton» es diferente a la marca del hotel Hilton, sostuvo el emprendedor peruano. «Hylton» poseía elementos gráficos adicionales que no se encontraban en «Hilton».
Sin embargo, ambas marcas tenían la misma pronunciación, porque fonéticamente la «y» y «i» se pronuncian igual, según el Indecopi. Esto no fue motivo suficiente para revertir la decisión de primera instancia.
Decisión
El Indecopi volvió a precisar que no existían semejanza entre «Hylton» y «Hilton». Finalmente, se resolvió que «Hylton» y «Hilton» podían convivir pacíficamente en el mercado.
