El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, mediante la Resolución 0446-2025/TPI-Indecopi, ha resuelto a favor de una emprendedora peruana permitiendo el registro de su marca DOUTDES, a pesar de la oposición presentada por The Coca-Cola Company.
Antecedentes del caso
En 2022 una emprendedora peruana presentó una solicitud para el registro de la marca DOUTDES, un distintivo que incluye un logotipo y está destinado a identificar productos como prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, clasificados en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
The Coca-Cola Company presentó una oposición formal, dado que sus reconocidas marcas incluyen elementos como la denominación COCA-COLA, escritas con un tipo de grafía especial y son consideradas notorias en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
¿Qué alegaron las partes?
Coca-Cola argumentó que su familia de marcas, que se caracteriza por una franja ondulada, presenta similitudes gráficas con el logotipo de DOUTDES. La empresa alegó que la semejanza podría inducir al público a confundir los productos de ambas partes y citó el artículo 136 inciso h de la Decisión 486, que prohíbe el registro de marcas que sean imitaciones de marcas notorias.
Por su parte, la emprendedora señaló que las categorías de productos que representan cada marca son completamente distintas. Afirmó que no existe semejanza suficiente entre DOUTDES y las marcas de Coca-Cola que justifique la oposición.
¿Qué resolvió Indecopi?
Finalmente, Indecopi en primera instancia declaro infundada la oposición, decisión que fue confirmada por la Sala que declaró infundado el recurso de apelación presentado por Coca-Cola y permitió inscribir la marca DOUTDES.
La Sala concluyó que, a pesar de la notoriedad de las marcas de Coca-Cola, los signos comparados no son semejantes entre sí, ni en su expresión fonética ni en su diseño gráfico. Así pues, que el signo solicitado no incurría en ninguna prohibición de registro porque no había riesgo de confusión entre los consumidores.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCIÓN N° 0446-2025/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 963406-2022/DSD M-SPI-01/01 1-26
SOLICITANTE: ZOILA LUZ BAÑEZ LEYVA
OPOSITORA: THE COCA-COLA COMPANY
Solicitud de registro de marca de producto – Análisis del riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos de las clases 25 y 32 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Marca notoria: Prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486: Infundada
Lima, diecisiete de marzo de dos mil veinticinco.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 5 de agosto de 2022, Zoila Luz Bañez Leyva (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación DOUTDES y logotipo, conforme al modelo, para distinguir prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, vestidos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial
Con fecha 8 de setiembre de 2022, The Coca-Cola Company (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de diversas marcas que contienen la denominación COCA-COLA, escritas con un tipo de grafía especial (spencerian script) en la clase 32, que forman su familia de marcas.
(ii) La presente oposición se basa en sus marcas notorias
(Certificado N° 73058) (Certificado N° 2754)
de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. Dicha notoriedad se ha mantenido en los últimos años, dado que no han variado las condiciones de mercado, conforme se ha visto reflejado, entre otras, en las Resoluciones N° 3084-2018/CSDINDECOPI de fecha 12 de junio de 2018 y N° 3193- 2018/CSD-INDECOPI de fecha 18 de junio de 2018.
(iii) El signo solicitado es una imitación parcial del aspecto gráfico de sus marcas notorias, debido al elemento figurativo conformado por la cinta ondulante; por lo que no es posible su registro al estar incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
(iv) Existe riesgo de confusión entre los signos en comparación. Adjuntó medios probatorios adicionales a efectos que acreditar la notoriedad de sus marcas.
Con fecha 8 de abril de 2023, la solicitante Zoila Luz Bañez Leyva indicó que las prendas de vestir y las bebidas corresponden a clases diferentes, así mismo los signos en conflicto no son semejantes.
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Mediante Resolución N° 2152-2023/CSD-INDECOPI de fecha 11 de setiembre de 2023, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por The Coca-Cola Company y dispuso INSCRIBIR el signo solicitado. Consideró lo siguiente:
I. Familia de marcas
Se ha configurado la existencia de una familia de marcas a favor de The Coca-Cola Company, respecto del diseño de la franja ondulada ( ), en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
II. Evaluación del riesgo de confusión
El signo solicitado y las marcas base de oposición están referidos a productos no vinculados y no resultan semejantes dado que presentan elementos denominativos disímiles, a saber, DOUTDES (en el signo solicitado) y COCA COLA / COKE (en las marcas notorias). Asimismo, si bien los signos incluyen en su conformación la representación de una franja ondulada, esta presenta características distintas en cada caso, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.
III. Notoriedad de la marca COCA-COLA
– Teniendo en cuenta lo decidido en las resoluciones citadas por la opositora, particularmente en la Resolución N° 3193-2018/CSD-INDECOPI de fecha 18 de junio de 2018, así como los medios probatorios ofrecidos, se considera que al momento de la presentación de la solicitud de vista (5 de agosto de 2022) se cumplían los requisitos exigidos por la legislación vigente para que las marcas (Certificado Nº 73058) y (Certificado Nº 2754) sean consideradas notoriamente conocidas, para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
– En ese sentido, corresponde analizar la aplicación de la prohibición contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486.
IV. Prohibición establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486
El signo solicitado incluye en su conformación una franja con un punto de inflexión en la parte central, presente en las marcas notorias, lo que determina una imitación de los elementos figurativos de las referidas marcas.
a) Evaluación del riesgo de confusión o de asociación
El signo solicitado y las marcas notorias están referidos a productos no vinculados y no resultan semejantes dado que presentan elementos denominativos disímiles, a saber, DOUTDES (en el signo solicitado) y COCA COLA / COKE (en las marcas notorias). Asimismo, si bien los signos incluyen en su conformación la representación de una franja ondulada, esta presenta características distintas en cada caso, por lo que no se configura el riesgo de confusión o asociación entre los signos.
b) Aprovechamiento injusto de su prestigio
Dado que el signo solicitado no resulta semejante a las marcas notorias, no obstante el hecho de que dichas marcas han alcanzado un elevado reconocimiento dentro del público usuario, se determina que dicha imagen y el mensaje positivo que emanan de las referidas marcas no podrían ser transferidos a los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado, con lo cual su registro no configuraría un riesgo de aprovechamiento del prestigio obtenido por las marcas notorias.
c) Evaluación del riesgo de dilución
Las marcas notorias han alcanzado un elevado reconocimiento dentro del público consumidor y se encuentran conformadas por elementos distintivos, por lo que han adquirido un carácter especial; sin embargo, los signos en conflicto no son semejantes, lo que determina que no se produciría la dilución de la fuerza distintiva de las marcas notorias.
– Conclusión
El signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición del literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.
V. Examen de registrabilidad
Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado, este ese encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135 y 136 de la referida norma, por lo que corresponde acceder a su registro.
VI. Consideración final
Se tuvo a la vista la marca (Certificado N° 97857) en la clase 25, de titularidad de The Coca-Cola Company (Estados Unidos de América), con la cual el signo solicitado no resulta semejante.
Con fecha 6 de octubre de 2023, la opositora The Coca-Cola Company interpuso recurso de apelación señalando lo siguiente:
(i) Han quedado consentidos los extremos referidos a que es titular de una familia de marcas respecto de la franja o cinta ondulante en la clase 32; la calidad de notoriamente conocida de las marcas (Certificado Nº 73058) y (Certificado Nº 2754); y, que el signo solicitado resulta una imitación de las marcas notorias.
[Continúa…]
