Un peruano quiso registrar su marca TIKI TOKI para comercializar bebidas alcohólicas, pero la marca mundial de origen chino Tik Tok se opuso a la inscripción. Según la defensa legal de la red social, un eventual registro de TIKI TOKI iba a provocar un severo riesgo de confusión entre los peruanos, pues ambas marcas se pronunciaban y veían de forma similar.
Es decir, los peruanos podrían asociar indebidamente TIKI TOKI con Tik Tok. Además, nuestro compatriota quiso aprovecharse del prestigio de la red social china, de acuerdo a la opinión de los abogados de Tik Tok. La batalla legal duró cuatro años.
TIKI TOKI presenta la misma secuencia de vocales que nuestra marca, explicó Tik Tok ante el Indecopi. En esa línea, habrían vulnerado el artículo 136 del Régimen de Propiedad Industrial.
Artículo 136
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (…)
Tik Tok también cuestionó a nuestro compatriota por actuar de mala fe al querer beneficiarse de su prestigio a nivel nacional e internacional, pues se trata de una marca posicionada a nivel mundial.
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Primera instancia: ganó el emprendedor peruano
Nuestro compatriota ganó y pudo registrar su marca TIKI TOKI. El Indecopi rechazó la oposición de marca de Tik Tok, pero reconoció que ambas marcar sí eran semejantes.
Para la entidad, ambas marcas poseían una pronunciación similar al coincidir en su secuencia de consonantes y vocales. El público podría pensar que Tik Tok y TIKI TOKI respondían a una misma empresa.
Sin embargo, la Comisión (primera instancia) determinó que sí procedía el registro de TIKI TOKI, pues nuestro compatriota pretendía registrarlo en un rubro diferente. Ningún peruano se podría confundir, pues ambas marcas se dedicarían a negocios diferentes.
Tik Tok es una aplicación que funciona como una red social de videos cortos, mientras que Tiki Toki es una marca de bebidas alcohólicas, se lee en el documento al que tuvo acceso LP Pasión por el Derecho.
Segunda instancia: la apelación de Tik Tok
Tik Tok apeló la resolución e insistió en que TIKI TOKI quería aprovecharse de su reconocimiento y prestigio como marca.
Para Tik Tok, resultaba improbable que la elección de TIKI TOKI como marca sea una simple coincidencia, pues el nombre de la red social es una creación inédita, sin un significado establecido en el diccionario de la Real Academia Española (RAE). Esta singularidad, sin respaldo en la RAE, reforzaba la originalidad de la marca, explicaron sus abogados.
Así las cosas, en segunda instancia, el Indecopi declaró nula la resolución de primera instancia, porque el Indecopi nunca se pronunció sobre todos los argumentos desarrollados por Tik Tok.
Los vocales concluyeron que debía corroborarse si TIKI TOKI se aprovechó del prestigio de Tik Tok en una nueva resolución de primera instancia y ordenaron una nueva resolución. El caso volvió a primera instancia.
Decisión final: Indecopi volvió a pronunciarse
Cuando la primera instancia volvió a analizar el caso, rechazaron nuevamente la oposición de marca de Tik Tok. El resultado fue el mismo: nuestro compatriota sí podía registrar TIKI TOKI. En esa nueva resolución de primera instancia, el Indecopi fue categórico: Tik Tok no es una marca notoriamente conocida.
Solo las marcas que son notoriamente conocidas merecen que nos pronunciemos sobre el aprovechamiento del prestigio de sus signos, aseguró el Indecopi. Tik Tok volvió a apelar, pero nuevamente fue rechazado y se ordenó de forma definitiva el registro de TIKI TOKI, la marca de nuestro emprendedor peruano.
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