Fundamento destacado: Décimo. Es decir, si la norma sustancial vigente a la fecha en que la solicitud del registro marcarlo, hubiera sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para determinar el otorgamiento de un registro marcario; entonces corresponde establecer en el caso de autos, la norma comunitaria que estuvo vigente en la fecha que la demandante solicitó el registro de la marca del producto con la denominación CONTOUR, y si dicha norma ha sido aplicada por las instancias de mérito. En el presente caso, se observa de la sentencia de vista, en su cuarto considerando que el Colegiado señala: a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, el derecho marcario estableció ciertas pautas o criterios de confundibilidad, entre ellos, el de recurrir a la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, el grado de percepción del consumidor medio y la naturaleza del producto, tal como, se advierten del artículo 130° inciso a) del Decreto Legislativo N° 823, en concordancia con el artículo 83° de la Decisión N° 344 del Acuerdo de Cartagena, (…)” (es subrayado es nuestro), con lo cual se verifica la aplicación de dicha norma para el análisis efectuado. Sin embargo, se aprecia de autos que -a fojas uno del expediente administrativo que se tiene a la vista- la solicitud de registro del signo CONTOUR se realizó con fecha ocho de febrero de dos mil siete, fecha en la cual se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; dicha norma comunitaria entró en vigencia el primero de diciembre de dos mil; por consiguiente, la instancia de mérito incurre en error al considerar como aplicable al caso una norma comunitaria que a la fecha de la solicitud del registro no se encontraba vigente, por lo que este extremo del recurso merece ser declarado fundado; correspondiendo a este Colegiado Supremo someter a análisis si la solicitud de registro presentada por la demandante se sujeta o no a la norma contendida en el literal a) del artículo 136° de la Decisión 486, vigente en la fecha de presentación de dicha solicitud, como indica la recurrente en su recurso, lo que analizaremos más adelante.
SUMILLA: Se advierte que es posible el riesgo de confusión entre ambos signos, más aun la evidente existencia de una conexión competitiva de ambos, que desvirtúan totalmente la especialidad del público consumidor, pues si bien son profesionales en salud, los cuales se encontrarían altamente calificados para distinguir entre uno y otro producto, cierto es también que la diferencia en la utilidad práctica de cada uno de los productos -el registrado y el pendiente de registro-, en el sentido que ambos se tengan a la vista, no impide la confusión respecto del origen empresarial.
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República
SENTENCIA
CASACIÓN N° 11374 – 2013, LIMA
Lima, veintisiete de agosto de dos mil quince.-
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.-
VISTA; la causa número once mil trescientos setenta y cuatro – dos mil trece, con la Interpretación Prejudicial remitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo; y con los acompañados; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Tello Gilardi – Presidenta, Vinatea Medina, Rodríguez Chávez, Rueda Fernández y Lama More; luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:
1. RECURSO DE CASACIÓN:
Se trata del recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, de fecha tres de mayo de dos mil trece, obrante a fojas doscientos noventa y seis-B, contra la sentencia de vista de fecha nueve de agosto de dos mil doce, obrante en copias certificadas a fojas doscientos noventa y dos, que confirmó la sentencia apelada de fecha siete de julio de dos mil diez, obrante a fojas doscientos once, que declaró fundada la demanda.
2. CAUSALES DEL RECURSO:
Mediante resolución de fecha diecisiete de marzo de dos mil catorce, obrante a fojas ochenta y cuatro del cuaderno formado en esta Sala Suprema, este Tribunal ha declarado procedente el recurso de casación por las causales de: a) Contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso, contenido en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, articulo 33° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, artículo 123° del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al no haber cumplido la Sala Suprema con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas aplicables al presente caso; b) Infracción normativa por aplicación indebida del artículo 83° de la Decisión 344; c) Infracción normativa por inaplicación del artículo 136° inciso a) de la Decisión 486 y; d) Infracción normativa por inaplicación del artículo 131° inciso c) del Decreto Legislativo N° 823, bajo los siguientes términos: En cuanto a la denuncia señalada en el literal a), precisa que el artículo 33° (2o párrafo) del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señala que la interpretación prejudicial es obligatoria en los procesos seguidos en última instancia, donde se interprete una norma comunitaria, asimismo también refiere el artículo 123° del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por ende, al haber conocido el proceso judicial en última instancia la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, y al no haber solicitado previo a emitir su fallo, la interpretación judicial respectiva, se ha vulnerado el derecho al debido proceso al emitir su sentencia sin solicitar previamente la interpretación judicial correspondiente respecto a la interpretación del artículo 136° inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde declarar la nulidad del veredicto de segunda instancia. Sobre el literal b), alega que la Decisión 344 se encuentra derogada por la Decisión 486, y por ello no era aplicable al momento en que se solicita el registro de la marca, circunstancia que la Sala, debió tomar en consideración y no proceder a citar normas derogadas; aplicación indebida que ha determinado que la Sala no haya analizado el artículo 136° de la Decisión 486, norma vigente al momento de la solicitud de registro. De la misma manera, respecto al literal c), indica que la sentencia cuestionada no tomó en consideración la obligación de la autoridad administrativa de analizar si los dos signos son confundibles y determinó erradamente que no existía vinculación entre el instrumental quirúrgico y los instrumentos de laboratorio. En ese sentido, la Sala ha considerado equívocamente que sería suficiente que el titular de la marca agraviada considere que no existe confusión a efectos que se conceda el registro de la marca solicitada, por lo que la existencia de una carta de consentimiento o acuerdo de coexistencia no implica que el signo solicitado no sea confundible y no permite el registro de forma automática; mas aun que la entidad se encuentra obligada a analizar si el signo solicitado es o no confundible con la marca analizada, por ende la validez de un acuerdo de coexistencia se encontrara siempre sujeto a que INDECOPI evalúe si la coexistencia afecta o no el interés general de los consumidores. Finalmente, con relación al literal d), asevera que la sentencia recurrida no aplica el artículo 131° inciso c) del Decreto Legislativo N° 823, el mismo que debía ser analizado en el presente caso dado que el punto controvertido se centra en la similitud de los productos; pues en caso de haber aplicado dicha norma, habría determinado que existe vinculación entre los productos que pretenden distinguir las marcas confrontadas, hubiera determinado que los signos no podrían coexistir en el mercado sin riesgo de confusión en el público consumidor, lo que hubiera determinado que se declare infundada la demanda. Asimismo, no se analiza que estos productos son utilizados en el campo de la salud, y que a pesar de existir sub especialidades (cirugía o laboratorio) ello, no determina que no se vinculen dos productos que se utilizan en el campo de la salud y que están distinguidos con un mismo origen empresarial.
3. CONSIDERANDOS:
PRIMERO: Según se aprecia de fojas cincuenta y dos, el presente proceso es iniciado con motivo de la demanda contencioso administrativa formulada por Bayer Healthcare Lic., a través de la cual pretende que el órgano jurisdiccional:
a) Declare la Invalidez e ineficacia de la Resolución N° 2518-2007/TPI-INDECOPI dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, que resolvió: NO ACEPTAR el acuerdo de coexistencia celebrado entre Johnson & Johnson y Bayer Healthcare Lie.; y CONFIRMAR la Resolución N° 9172-2007/OSD-INDECOPI del treinta y uno de mayo de dos mil siete que DENEGÓ el registro de la marca de producto CONTOUR, solicitado por Bayer Healthcare Lie.; y b) Se ordene al INDECOPI que conceda a favor de Bayer Healthcare Lie., el Certificado de Registro por la marca del producto constituida por la denominación CONTOUR para distinguir: “instrumentos de diagnóstico médico para obtener muestras de sangre; cassettes que contienen reactivos (instrumentos impregnados con reactivos, utilizado para medir el nivel de glucosa en la sangre en personas diabéticas) de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial».
[Continúa…]
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