Sumilla: «[…] dadas las similitudes que se advierten en el aspecto denominativo, gráfico y conceptual de los signos, aunado a que distinguen productos vinculados en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, conlleva a determinar que no sea posible la coexistencia pacífica de los signos sin riesgo de inducir a confusión indirecta a los consumidores; toda vez que, aun percibiendo las particularidades de cada signo -en función a su mayor grado de atención- podrían considerar, erróneamente, que el signo solicitado a registro constituye una variación o una nueva línea de la marca de la demandante o que dichos signos comparten un origen empresarial común».
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
VIGÉSIMO CUARTO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CON SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO
EXPEDIENTE : 0045-2017-0-1801-JR-CA-24
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
JUEZ : BAUTISTA DIPAZ, EDWIN
ESPECIALISTA : DÁVILA RAMIREZ, GERALDINE
DEMANDADOS : INDECOPI
: ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB LTD.
THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.
DEMANDANTE : XXXX
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE
Lima, veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro
I. PARTE EXPOSITIVA:
VISTOS: Puestos los autos en despacho para sentenciar, teniendo a la vista el Expediente Administrativo, sobre los actuados en el trámite de la demanda contencioso administrativa de Nulidad de Resolución Administrativa interpuesta por XXXX contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI y contra ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB LTD y THE POLO/LAUREN COMPANY L.P., el señor juez del Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, emite la presente resolución con base en lo siguiente:
1.1. DEMANDA
PETITORIO
Conforme aparece del escrito de demanda, presentado el tres de enero de dos mil diecisiete, la demandante, XXXX[1] , postula las siguientes pretensiones:
1) Pretensión Principal: Que se declare la NULIDAD de la Resolución N.° 3287-2016/TPI-INDECOPI, de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, que resolvió:
«Primero.- Levantar la suspensión del presente procedimiento ordenada mediante Resolución N.° 550-2016/TPI-INDECOPI de fecha 3 de marzo de 2016.
Segundo.- REVOCAR la Resolución N° 1805-2014/CTSD-INDECOPI de fecha 15 de diciembre de 2014; y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB escrita semejando una figura circular alrededor de la representación estilizada de un jinete, conforme al modelo, solicitado por Royal County of Berkshire Polo Club Ltd., para distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial».
2) Pretensión Accesoria: Que se ordene al Indecopi dejar sin efecto el Certificado de Registro N.° 243310, correspondiente a la marca de producto “ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, escrita semejando una figura circular alrededor de la representación estilizada de un jinete, conforme al modelo, otorgado a favor de Royal County Of Berkshire Polo Club Ltd., para distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, otorgada en el Expediente N.° 570853-2014/DSD.
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FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA DE LA DEMANDA
1. Como fundamentos fácticos, la demandante refiere los siguientes hechos:
– Con fecha siete de abril de dos mil catorce, Royal County of Berkshire Polo Club Ltd., solicitó el registro de la marca “ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE” Y LOGOTIPO, para distinguir: “prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, conforme al modelo que sigue:
– El quince de septiembre de dos mil catorce, The Polo/Lauren Company, L.P. formuló oposición contra el registro del signo solicitado, con base en los siguientes argumentos:
i) Es titular en el Perú de las marcas “POLO” y logotipo (Certificado N.° 33196) y diseño de un jugador de polo (Certificado N.° 33841), que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
ii) Es titular en Colombia de la marca “POLO” (Certificado N.° 40365), que distingue productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, es titular en el Perú de la marca “POLO” (Certificado N.° 89564), que distingue productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
iii) Las marcas registradas a su favor son marcas fuertes, altamente distintivas y gozan de elevado prestigio en el mercado.
iv) El signo solicitado es confundible con las marcas registradas a su favor, ya que incluye como uno de sus elementos principales la denominación “POLO” y la representación de un jugador de polo, diseño que aparece en forma clara y predominante en sus marcas registradas.
v) Los signos en conflicto distinguen los mismos productos y/o productos vinculados en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. vi) El signo ha sido solicitado mediando mala fe, puesto que constituye una imitación de las marcas “POLO” y de su empresa.
[Continúa…]
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1 En adelante, la demandante o Lifestyle Equities.
