Fundamento destacado: Actualmente, la validez del registro antes señalado es materia de cuestionamiento a través de una acción de nulidad, iniciada por MGA Entertainment, Inc., la cual se encuentra en trámite ante la Comisión de Signos Distintivos (Expediente N° 962973-20227 ). Dicho procedimiento se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la Primera Instancia.
De acuerdo con el tercer párrafo del artículo 7 del Decreto Legislativo 1075, los registros se presumen ciertos, mientras no sean rectificados o anulados. En tal sentido, al no haberse aún resuelto el procedimiento de nulidad antes mencionado, la solicitante sigue gozando de los derechos de exclusiva que el registro sustento del pedido cautelar le concede.
Por lo expuesto, ha quedado acreditada la legitimación para actuar del solicitante y la existencia del derecho invocado por este.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
Resolución 0296-2023/TPI-Indecopi
EXPEDIENTE N° 964274-2022/DSD
Incidente
SOLICITANTE: EDUARDO RAÚL GRAU MEDINA
DENUNCIADA: TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.C.
Apelación de denegatoria de medida cautelar solicitada fuera del procedimiento: Fundada
Lima, veintiséis de abril de dos mil veintitrés.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de agosto de 2022, Eduardo Raúl Grau Medina (Perú) solicitó que se practique una diligencia de inspección y que se dicten medidas cautelares fuera de procedimiento contra Tiendas por Departamento Ripley S.A.C. (Perú), en base al registro de la marca SIRENITAS MERMACE MERMAIDS y logotipo (Certificado N° 326473), que identifica productos de la clase 28[1] de la Nomenclatura Oficial.
Manifestó que la denunciada viene comercializando y distribuyendo productos identificados con el signo MERMAZE MERMAIDZ y logotipo, para identificar productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, el cual es idéntico a la marca base de denuncia.
Solicitó que:
▪ Se realice una diligencia de inspección en el Centro Comercial Jockey Plaza, Av. Javier Prado Este 4200 (Int. 226 e Int. 299A), distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.
▪ Se dicten las medidas cautelares de cese e inmovilización.
Adjuntó medios probatorios.
Mediante Resolución de fecha 23 de agosto de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, entre otros aspectos, dispuso practicar la diligencia de inspección solicitada.
Con Resolución de fecha 25 de agosto de 2022, la Comisión de Signos Distintivos, en su sesión de misma fecha, decidió DENEGAR las medidas cautelares solicitadas. Consideró que, tomando en cuenta lo expuesto por el solicitante y analizando los medios probatorios, no se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho invocado, ya que la validez de la marca en la que se sustenta la solicitud es objeto de cuestionamiento a través de un proceso de nulidad de registro de marca (Expediente N° 962973-2022[2]).
Con Acta de fecha 12 de setiembre de 2022, personal de la Dirección de Fiscalización dejó constancia de que se llevó a cabo la diligencia de inspección ordenada y se advirtió la existencia de 146 juguetes identificados con el signo “MERMAZE MERMAIDZ”.
Con fecha 16 de setiembre de 2022, el solicitante Eduardo Raúl Grau Medina interpuso recurso de apelación contra la denegatoria de medidas cautelares, argumentando lo siguiente:
– La acción de nulidad tramitada en el Expediente N° 962973-2022 aún no ha sido resuelta. Además, dicho procedimiento se inició con posterioridad al presente expediente.
– La interposición de una acción de nulidad de marca no implica que se deban denegar las medidas cautelares.
– El titular de una marca puede tomar acciones contra terceros en caso utilicen la marca sin autorización, tal y como ocurre en el presente caso.
– Los productos comercializados por la denunciada no solo muestran una denominación casi idéntica a la marca base de denuncia, sino que presentan una etiqueta cuya estructura es similar a la que presentan sus productos.
– Se deben dictar las medidas cautelares, ya que el accionar de la denunciada pone en riesgo el prestigio de su marca; además, perjudica a los consumidores al inducirlos a error.
– No se motivó debidamente la denegatoria de las medidas cautelares, ya que los medios probatorios demuestran la titularidad de la marca SIRENITAS MERMACE MERMAIDS y logotipo (Certificado N° 326473).
– La Segunda Instancia ha emitido varios pronunciamientos que salvaguardan los derechos de exclusiva que se desprenden del registro marcario, aun cuando estos estén siendo objetados vía acciones de nulidad, como se aprecia en la Resolución N° 385-2021/TPI-INDECOPI[3] de fecha 9 de abril de 2021, por la cual se concedieron las medidas cautelares que se solicitaron en aquella oportunidad.
Expediente N° 966071-2022
Con fecha 24 de agosto de 2022, Eduardo Raúl Grau Medina interpuso la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra Tiendas por Departamento Ripley S.A.C.
Mediante Resolución N° 7317-2022/CSD-INDECOPI, de fecha 15 de diciembre de 2022, la Comisión de Signos Distintivos SUSPENDIÓ el trámite del referido procedimiento hasta que se resuelva de forma definitiva, en la vía administrativa, el Expediente N° 962973-2022, correspondiente a la acción de nulidad iniciada en contra del registro de la marca base de denuncia SIRENITAS MERMACE MERMAIDS y logotipo (Certificado N° 326473).
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si se cumple con los requisitos establecidos por ley para el dictado de las medidas cautelares.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) El solicitante, Eduardo Raúl Grau Medina (Perú), es titular de la marca base de oposición conformada por la denominación SIRENITAS MERMACE MERMAIDS y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, que distingue juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad, de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 31 de mayo de 2022, bajo Certificado N° 326473, vigente hasta el 31 de mayo de 2032.
La empresa MGA Entertainment, Inc. (Estados Unidos de América), con fecha 2 de agosto de 2022 solicitó la nulidad del referido registro (Expediente N° 962973-2022[4]). A la fecha, el referido procedimiento se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la Comisión de Signos Distintivos.
b) IGT (Estados Unidos de América) es titular del registro de la marca de producto conformada por la denominación MERMAID GARDEN, que identifica máquinas tragamonedas, máquinas de juego y máquinas de póquer que no sean adaptadas para su uso con receptores de televisión, de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 2 de diciembre de 2013, bajo Certificado N° 205313, vigente hasta el 2 de diciembre de 2023.
c) En la clase 28 de la Nomenclatura Oficial no se encuentran registradas a favor de terceros otras marcas que incluyan en su conformación el término MERMAID o SIRENA.
2. Cuestión Previa
En su recurso de apelación, el solicitante Eduardo Raúl Grau Medina manifestó que no se motivó debidamente la denegatoria de las medidas cautelares.
Al respecto, de la revisión de la Resolución de fecha 25 de agosto de 2022, se advierte que la Comisión de Signos Distintivos cumplió con sustentar el motivo de la denegatoria, al manifestar que, a su criterio, el hecho de que la validez del registro de la marca en la que se sustenta la solicitud de medida cautelar esté siendo cuestionada a través de una acción de nulidad (Expediente N° 962973-2022) determina que no se cumpla con el requisito de verosimilitud del derecho invocado.
En atención a ello, se advierte que la Comisión cumplió con sustentar el motivo de su decisión.
[Continúa…]
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[1] Identifica: “juguetes; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad”
[2] A la fecha, el referido procedimiento se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la Comisión de Signos Distintivos.
[3] La referida resolución recayó sobre una solicitud de visita inspectiva y medidas cautelares fuera del procedimiento contra Sala Falabella S.A., tramitada en el Expediente N° 876467-2020. En el procedimiento se interpuso una acción de nulidad contra el registro de la marca base de la solicitud (la interpuso la empresa MGA Entertainment, Inc.). La acción de nulidad fue interpuesta con anterioridad al inicio del procedimiento.
[4] Interpuso la acción de nulidad alegando que la marca SIRENITAS MERMACE MERMAIDS y logotipo (Certificado N° 326473) fue solicitada mediando mala fe, ya que su empresa solicitó el registro de la marca MERMAZE MERMAIDZ en los Estados Unidos de Norteamérica con anterioridad.
