¿Qué hacer para evitar que mi marca sea cancelada por falta de uso?, por Paul Castro García

Las marcas son uno de los principales activos que tienen las empresas, sin importar su tamaño o cuánto tiempo tienen en el mercado.

La importancia de protegerlas se refleja en las estadísticas más recientes y con el número creciente año a año de solicitudes de registro, ya sea que sean solicitadas por empresas locales o extranjeras. El último año (2018) se han otorgado 32,206 registros de marcas a nivel nacional. El 64% corresponde a solicitudes provenientes de emprendedores y empresas nacionales; mientras que el 36% a solicitudes del extranjero, tal como informa el último balance oficial de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi[1].

Actualmente el procedimiento de registro de una marca es rápido y los costos han disminuido con la eliminación de la publicación en el diario oficial El Peruano, que ha sido reemplazada con una publicación virtual en la Gaceta Electrónica o web del Indecopi que es totalmente gratuita.

Por otro lado, las solicitudes de cancelación de marcas por falta de uso se han incrementado en los últimos años, ello en proporción al incremento de registros de marcas. Justamente, éste es uno de los problemas más recurrentes que tienen los titulares de marcas, en especial de quienes no cuentan con un abogado o por diferentes motivos han variado su domicilio.

Quien solicita la cancelación de una marca por falta de uso sólo se preocupa por señalar que dicha marca no está siendo usada, sin necesidad de acreditar ello y será el titular de la marca quien deberá presentar las pruebas necesarias para conservar la marca.

Un primer obstáculo que se presenta en estos casos es la dirección a la cual será notificado el titular de la marca. Nos explicamos.

Recordemos que la marca tiene una vigencia de diez años, renovables por igual periodo de tiempo, y quien quiere cancelar una marca por falta de uso deberá esperar, conforme a ley, cuando menos tres años desde la inscripción de la marca a cancelar.

El Indecopi, de acuerdo con la normativa recientemente modificada[2], sólo está en la obligación de notificar la cancelación en el domicilio que el titular haya consignado en la solicitud de registro o renovación correspondiente, el cual puede variar por diversas razones, entre ellas, porque el titular se mudó o simplemente cambió de apoderado.

La situación antes descrita no es menor, ya que pone en una situación de indefensión al titular de la marca, quien, al no tomar conocimiento oportuno de la acción de cancelación de su marca, no podrá -dentro del plazo legal- probar el uso y perderá su marca.

Quizás, a modo de sugerencia, Indecopi debería evaluar la implementación de un sistema como el que tiene la Sunarp de “Alerta Registral”, considerando que está en juego el derecho de propiedad y el derecho de defensa.

Un segundo obstáculo que el titular de la marca deberá resolver, y quizás por sus diferentes aristas el más complejo, es probar el uso de su marca para los productos o servicios que se distingue con ella.

Aquí un primer aspecto que deberá considerarse es el la naturaleza o tipo de productos o servicios con el que se distingue la marca. Si son productos bastará con acreditar con las boletas o facturas donde se describirá el producto acompañado de la marca.

Cuando la marca distingue un servicio, se deberá colocar la marca en una parte destacada de la boleta o factura que se emita y en la parte descriptiva el servicio que se esté brindando. También existen otras pruebas indiciarias que podrán acreditar el uso de una marca, pero éstas se deberán analizar en cada caso en particular.

El periodo de prueba y la cantidad o número de pruebas dependerá de cuándo se presentó la solicitud de cancelación y de la naturaleza de los servicios o productos que distingue la marca objeto de cancelación por falta de uso.

Otros aspectos que se deberá tener en cuenta:

• Si el titular no está usando la marca en el país donde la tiene registrada, pero sí viene usándola en otro país miembro de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), serán válidas las pruebas en cualquiera de los otros países para probar su uso.
• Si una marca es cancelada por falta de uso, pero el mismo titular tiene otras marcas similares a la marca cancelada para los mismos productos o servicios o que tengan vinculación, la cancelación no afectará a aquellas, por lo que quien solicita la cancelación deberá solicitarla para todas, teniendo en cuenta el plazo legal mínimo para hacerlo, que es de tres años contados a partir de la fecha que se inscribió la marca a cancelar.
• Si la marca cancelada tiene elementos gráficos que puedan ser objeto de protección de derechos de autor, la cancelación de la marca no afectará el derecho de autor comprendido en dichos elementos gráficos, por lo que estos seguirán estando vigentes.

En resumen, el titular de una marca deberá tener en cuenta que no basta con tener su marca registrada por diez años y renovarla dentro del plazo legal, también deberá comunicar al Indecopi si cambio de domicilio y conservar las pruebas de uso necesarias de la marca o marcas que tiene registrada y/o realizar el registro ante Indecopi de las variaciones de la marca en caso sea necesario.

[1] Disponible aquí.

[2] Decreto Legislativo 1075 

“Artículo 72.- Notificación de la cancelación.

La Dirección competente notifica la solicitud de cancelación al titular del registro en el domicilio que el titular haya consignado en la solicitud de registro, renovación o acto modificatorio de la marca materia de referida solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 69. En los casos en los que no se pueda notificar al titular del registro conforme a los criterios establecidos anteriormente, se notifica al último domicilio fijado por el titular del registro en un procedimiento de nulidad o cancelación tramitado ante esta Dirección.”

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo 1309 publicado en El Peruano el 30 de diciembre de 2016).