Fundamento destacado: Examen de registrabilidad.- La prohibición de registro de un signo por ser confundible con una marca anteriormente solicitada o registrada sólo opera cuando tal solicitud no haya sido denegada definitivamente o cuando el registro se encuentra vigente, según sea el caso.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
- RESOLUCIÓN N° 0729-2018/TPI-INDECOPI
- EXPEDIENTE N° 433671-2010/DSD
- SOLICITANTE: COMPAÑÍA DE EXPORTACIÓN Y NEGOCIOS
- GENERALES S.A. (COEXA)
Levantamiento de suspensión.- Examen de registrabilidad
Lima, nueve de abril de dos mil dieciocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 27 de septiembre de 2010, Compañía de Exportación y Negocios Generales (COEXA) (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación INKAFRESH HIGH QUALITY y logotipo (se reivindica colores1), conforme al modelo, para distinguir frutas y legumbres frescas de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 192-2011/DSD-INDECOPI de fecha 6 de enero de 2011, la Dirección de Signos Distintivos DENEGÓ de oficio el registro del signo solicitado, al considerarlo confundible con la marca INKA FRESH (Certificado N° 153955), inscrita a favor de Ted Financial S.A.
Con fecha 28 de enero de 2011, Compañía de Exportación y Negocios Generales (COEXA) interpuso recurso de reconsideración manifestando que no se ha tomado en cuenta que la denominación INKAFRESH es utilizada por su empresa como nombre comercial desde hace varios años. En calidad de nueva prueba adjuntó diversas facturas a fin de sustentar el uso de la denominación INKAFRESH como nombre comercial.
Mediante Resolución N° 14990-2012/DSD-INDECOPI de fecha 20 de septiembre de 2012, la Dirección de Signos Distintivos declaró INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la solicitante, al considerar que, del análisis de los documentos presentados en calidad de nueva prueba, consistentes en diversas facturas emitidas por las empresas Dicomsa S.A., Trupalsa S.A. y Coexa S.A., correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010, respectivamente, se determina que los mismos no logran desvirtuar el argumento sustentatorio de la resolución impugnada, por cuanto el riesgo de confusión establecido en la resolución recurrida no puede ser desvirtuado por el supuesto uso anterior del signo solicitado como nombre comercial; más aún si el presente procedimiento no es la vía para analizar si existe o no, un uso previo de la denominación INKAFRESH como nombre comercial.
Con fecha 12 de octubre de 2012, Compañía de Exportación y Negocios Generales (COEXA) interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) La resolución materia de apelación viola el principio del debido procedimiento contenido en el numeral 1.2 del artículo IV de la Ley 27444, toda vez que carece de una decisión motivada; es decir, no se ha expresado una relación concreta y directa de los hechos relevantes y la exposición de las razones jurídicas y normativas que amparan dicha resolución.
(¡i) No se ha tomado en cuenta la solicitud de nulidad presentada por su empresa bajo Expediente N° 507134-2012 contra la marca base de la denegatoria de oficio.
(iii) Adicionalmente, no se ha tomado en cuenta que, bajo Expediente N° 270772-1995, su empresa obtuvo el registro de la marca INKAFRESH en la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, la cual estuvo vigente hasta el 31 de agosto de 2005.
(iv) Ha venido utilizando la marca INKAFRESH en el mercado, tal como se aprecia en las facturas presentadas en el Expediente N° 507134-2012, antes referido.
(v) Ha solicitado, en el Expediente N° 494488-2012, una inspección en la empresa Inkafresh Perú S.A., habiendo tomado conocimiento de un contrato denominado “Contrato de Comodato” de fecha 5 de mayo de 2011, celebrado entre las empresas Ted Financial S.A. e Inkafresh Perú S.A. en virtud del cual, la primera cede gratuitamente el registro de la marca INKA FRESH a la segunda. Asimismo, se ha verificado una copia legalizada del asiento registral en el cual se advierte que Ted Financial S.A. ha comprado 99 de las 100 acciones de la empresa Inkafresh Perú S.A.
(vi) Lo antes señalado no hace más que confirmar que la empresa Ted Financial S.A. ha solicitado de mala fe el registro de la marca INKA FRESH y a sabiendas de que su empresa la venía utilizando en el mercado.
(vii) Solicita que se suspenda la tramitación del presente expediente hasta que se resuelva el Expediente N° 507134-20122.
Mediante Resolución N° 2511-2013/TPI-INDECOPI de fecha 22 de julio de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual SUSPENDIÓ el presente procedimiento hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el Expediente N° 521733-2013, correspondiente a la acción de cancelación del registro de la marca INKA FRESH (Certificado N° 153955) por falta de uso, iniciada por Compañía de Exportación y Negocios Generales (COEXA).
Debe indicarse que el procedimiento de cancelación del registro de la marca INKA FRESH (Certificado N° 153955) por falta de uso, tramitado bajo Expediente N° 521733-2013, se encuentra resuelto definitivamente en la vía administrativa.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión de lo actuado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si corresponde levantar la suspensión del presente procedimiento.
b) De ser el caso, determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado INKAFRESH HIGH QUALITY y logotipo y la marca registrada INKA FRESH (Certificado N° 153955).
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
Con fecha 17 de junio de 2009, Ted Financial S.A. (Panamá) obtuvo el registro de la marca de producto INKA FRESH, para distinguir productos agrícolas, hortícolas, granos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 153955, vigente hasta el 17 de junio de 2019.
Con fecha 12 de septiembre de 2012, la solicitante Compañía de Exportación y Negocios Generales (COEXA), mediante Expediente N° 507134-2012, interpuso una acción de nulidad contra el registro de la marca en mención.
Mediante proveído de fecha 27 de septiembre de 2012, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, requirió a la solicitante que, en un plazo de 60 días hábiles, cumpla con acreditar las facultades de representación ante Autoridades Administrativas de Julio A. Castro García, de ser el caso, con la ratificación de los actos realizados con anterioridad al otorgamiento de facultades.
Mediante proveído de fecha 11 de enero de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos tuvo por no presentada la acción de nulidad interpuesta, toda vez que Compañía de Exportación y Negocios Generales (COEXA) no cumplió con absolver el mandato de fecha 27 de septiembre de 2012, en cuanto a acreditar las facultades de representación de Julio A. Castro García, dentro del plazo otorgado.
Con fecha 30 de enero de 2013, la solicitante Compañía de Exportación y Negocios Generales (COEXA), mediante Expediente N° 521733- 2013, solicitó la cancelación del registro de la marca en mención por falta de uso.
Mediante Resolución N° 2971-2013/CSD-INDECOPI de fecha 25 de octubre de 2013, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada en parte la acción de cancelación interpuesta por Compañía de Exportación y Negocios Generales S.A. (COEXA); y, en consecuencia, mantuvo vigente el registro de la marca en referencia, para distinguir únicamente frutas frescas de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial.
Dicha resolución fue confirmada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 4779-2015/TPI-INDECOPI de fecha 9 de diciembre de 2015.
Con fecha 17 de agosto de 2017, Julio Ángel Castro García (Perú), mediante Expediente N° 716982-2017, solicitó la cancelación del registro de la marca en mención por falta de uso.
Mediante Resolución N° 1025-2018/CSD-INDECOPI de fecha 1 de marzo de 2018 -la cual quedó consentida- la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación de la marca en referencia, cancelando totalmente su registro.
2. Levantamiento de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 2511- 2013/TPI-INDECOPI
Cuando las Direcciones, Comisiones y Salas del Tribunal del INDECOPI expidan una resolución que suspende la continuación del procedimiento a su cargo por considerar conveniente esperar, para mejor resolver el caso en cuestión, que otro órgano funcional del INDECOPI u otra entidad emita un pronunciamiento previo, podrán posteriormente levantar la suspensión decretada y emitir un pronunciamiento final cuando se acredite que ha dejado de existir el motivo que justificó la suspensión.
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual SUSPENDIÓ el presente procedimiento (Expediente N° 433671-2010) hasta que se resuelva de manera definitiva en la vía administrativa el Expediente N° 521733-2013, correspondiente a la acción de cancelación del registro de la marca INKA FRESH (Certificado N° 153955) por falta de uso, iniciada por Compañía de Exportación y Negocios Generales (COEXA).
Habiéndose resuelto en forma definitiva el mencionado expediente, corresponde a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, de conformidad con las disposiciones invocadas, levantar la suspensión de la tramitación del presente procedimiento, a fin de que continúe el trámite correspondiente.
3. Examen de registrabilidad
La prohibición de registro de un signo por ser confundible con una marca anteriormente solicitada o registrada sólo opera cuando tal solicitud no haya sido denegada definitivamente o cuando el registro se encuentra vigente, según sea el caso.
En el expediente bajo análisis, conforme se aprecia del Informe de Antecedentes, el registro de la marca de producto INKA FRESH (Certificado N° 153955) ha sido cancelado totalmente, por lo que carece de objeto pronunciarse sobre la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado INKAFRESH HIGH QUALITY y logotipo y dicha marca.
Realizado el examen de registrabilidad, se determina que el signo solicitado INKAFRESH HIGH QUALITY y logotipo, para distinguir frutas y legumbres frescas de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, reúne los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, no encontrándose incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, por lo que procede acceder a su registro.
Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala conviene en precisar que la frase HIGH QUALITY, la cual proviene del inglés y cuyo significado es “calidad alta”, resulta descriptiva de las características ofrecidas por los productos que el signo solicitado pretende distinguir, por lo que resulta irreivindicable a favor de y solo titular, debiendo permanecer su libre uso a disposición de los usuarios.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Primero.- LEVANTAR la suspensión ordenada mediante Resolución N° 2511-2013/TPI-INDECOPI de fecha 22 de julio de 2013.
Segundo.- REVOCAR la Resolución N° 14990-2012/DSD-INDECOPI de fecha 20 de septiembre de 2012 y, por sus efectos, la Resolución N° 192-2011/DSD- INDECOPI de fecha 6 de enero de 2011; y, en consecuencia, OTORGAR a favor Compañía de Exportación y Negocios Generales (COEXA) (Perú), el registro de la marca de producto constituida por la denominación INKAFRESH que aparece dentro de una figura geométrica irregular en posición horizontal, cuyos extremos se encuentran redondeados apreciándose en su parte central superior un arco sobresaliente con la representación estilizada de los rayos del sol y en su parte inferior una figura alargada sobresaliente de menor tamaño que contiene la denominación HIGH QUALITY (sin reivindicar), todo ello en la combinación de colores amarillo y verde, conforme al modelo, para distinguir frutas y legumbres frescas de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente Resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.
Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, María Soledad Ferreyros Castañeda y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla.
NESTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
[1] Se aprecian los colores amarillo y verde.
[2] Dicha acción de nulidad fue declarada inadmisible, al no haber cumplido la accionante con adjuntar el documento de poder que acredita las facultades de su representante.
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