Estimados colegas, les compartimos esta resolución de Indecopi de un controvertido caso: Telegram. La empresa de reconocido prestigio a nivel mundial, Telegram, ha pretendido registrar su marca en el Perú el año pasado. En primera instancia se rechazó el registro al amparo del argumento según el cual la palabra «telegram» traducida al español significa «telegrama», un término de uso común que no revela un acto creativo y que remite al consumidor a aquel medio de comunicación tradicional que sirve para comunicar mensajes breves y concisos.
Este hecho, según se sostuvo en primera instancia, podría confundir al consumidor en tanto Telegram no pretende distinguir ese servicio de comunicación breve y concisa (de uso común tradicionalmente); sino otro tipo de servicios de la Clase 9 como aparatos para grabar, transmitir o reproducir sonidos o imágenes; soportes magnéticos de datos, discos acústicos; equipo de procesamiento de datos y computadoras; software de mensajería electrónica; software de intercambio de archivos; software de comunicaciones para intercambio electrónico de datos, audio, video, imágenes y gráficos a través de redes informáticas, móviles, inalámbricas y de telecomunicaciones; etc.
En el caso se debatió pues que no exista una relación significativa entre la definición del diccionario de la palabra «telegrama» y «un programa para compartir archivos o relacionado con una función que permita a los usuarios transferir archivos de audio (en formato MP3), archivos de video o imágenes a cualquier lugar entre 1 y 200 usuarios de manera simultánea».
En segunda instancia, Indecopi ha determinado que «el signo solicitado goza de la suficiente distintividad para actuar en el mercado, al grado de orientar las preferencias del público consumidor y permitir que los productos sean vinculados en el mercado como procedentes de un determinado origen empresarial, con capacidad de cumplir con la función diferenciadora inherente a toda marca».
En ese sentido, ha revocado la decisión de primera instancia y ha ordenado devolver los actuados a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento y se evalúe si el signo solicitado se encuentra incurso en alguna prohibición relativa de registro.
Fundamento destacado: 3.2.3 […] Al respecto, el signo solicitado está conformado por el término TELEGRAM; la cual apreciada en su conjunto da lugar a un signo capaz de ser asociado con un origen empresarial determinado para distinguir los productos que se pretende distinguir, siendo capaz de diferenciar los mismos de aquellos otros que comercializan los competidores en el mercado.
En ese sentido, el signo solicitado goza de la suficiente distintividad para actuar en el mercado, al grado de orientar las preferencias del público consumidor y permitir que los productos sean vinculados en el mercado como procedentes de un determinado origen empresarial, con capacidad de cumplir con la función diferenciadora inherente a toda marca. Por lo expuesto, la Comisión considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en las prohibiciones absolutas de registro establecidas en el artículo 135 de la Decisión 486.
En tal sentido, corresponde a la Comisión devolver los actuados a la Dirección de Signos Distintivos a fin de que evalúe si el signo solicitado se encuentra incurso en alguna prohibición relativa de registro.
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCIÓN Nº 0024-2022/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTE: 889237-2021
SOLICITANTE: Telegram FZ-LLC
MATERIA: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO RECURSO DE APELACIÓN
Lima, 04 de enero de 2022
1. ANTECEDENTES
Con fecha 19 de marzo de 2021, Telegram FZ-LLC, Emiratos Árabes Unidos, solicita el registro de la marca de producto constituida por la denominación TELEGRAM, para distinguir aparatos para grabar, transmitir o reproducir sonidos o imágenes; soportes magnéticos de datos, discos acústicos; equipo de procesamiento de datos y computadoras; software de mensajería electrónica; software de intercambio de archivos; software de comunicaciones para intercambio electrónico de datos, audio, video, imágenes y gráficos a través de redes informáticas, móviles, inalámbricas y de telecomunicaciones; software de computadora para procesamiento de imágenes, gráficos, audio, video, y texto; programas informáticos para comunicaciones electrónicas; software de computadora para encriptación; aparatos para encriptación; hardware y software de computadora en el campo de transmisión y visualización de texto, imágenes y sonido, transmisión de texto, imágenes y sonido a través de un dispositivo electrónico portátil; software descargable para acceder y gestionar aplicaciones de computadora en una red informática global; software de computadora para buscar, localizar, recopilar, indexar, correlacionar, navegar, obtener, descargar, recibir, codificar, decodificar, reproducir, almacenar y organizar texto, datos, imágenes, gráficos, audio y video en una red informática global; software para navegar en internet; software para navegar en la web para dispositivos electrónicos de mano; aplicaciones móviles descargables para mensajería y comunicaciones de forma segura con terceros, permitiendo la transmisión de imágenes, contenido audio-visual y video, y otro contenido multimedia; software descargable para navegar en internet; software de computadora para mejorar el acceso móvil a internet mediante computadoras, computadoras móviles, y dispositivos de comunicaciones móviles; software de computadora y de dispositivos móviles usado para mejorar el acceso móvil a aplicaciones web y a aplicaciones de internet mediante computadoras, computadoras móviles, y dispositivos de comunicaciones móviles; software de computadora y de dispositivos móviles para mejorar las capacidades de carga y descarga en computadoras, computadoras móviles, y dispositivos de comunicaciones móviles; software descargable para mensajería, intercambio de archivos, comunicaciones, intercambio electrónico de datos, audio, video, imágenes y gráficos mediante redes informáticas, móviles, inalámbricas, de telecomunicaciones y software de computadora descargable para procesamiento de imágenes, gráficos, audio, video, y texto, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.
Mediante Resolución N° 17013-2021/DSD-INDECOPI, de fecha 11 de junio de 2021, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado al considerar que se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso b) del Artículo 135 de la Decisión 486. Al respecto, la Dirección de Signos Distintivos consideró lo siguiente:
El signo solicitado está constituido por la denominación “TELEGRAM”, para distinguir aparatos para grabar, transmitir o reproducir sonidos o imágenes; soportes magnéticos de datos, discos acústicos; equipo de procesamiento de datos y computadoras; software de mensajería electrónica; software de intercambio de archivos; software de comunicaciones para intercambio electrónico de datos, audio, video, imágenes y gráficos a través de redes informáticas, móviles, inalámbricas y de telecomunicaciones; software de computadora para procesamiento de imágenes, gráficos, audio, video, y texto; programas informáticos para comunicaciones electrónicas; software de computadora para encriptación; aparatos para encriptación; hardware y software de computadora en el campo de transmisión y visualización de texto, imágenes y sonido, transmisión de texto, imágenes y sonido a través de un dispositivo electrónico portátil; software descargable para acceder y gestionar aplicaciones de computadora en una red informática global; software de computadora para buscar, localizar, recopilar, indexar, correlacionar, navegar, obtener, descargar, recibir, codificar, decodificar, reproducir, almacenar y organizar texto, datos, imágenes, gráficos, audio y video en una red informática global; software para navegar en internet; software para navegar en la web para dispositivos electrónicos de mano; aplicaciones móviles descargables para mensajería y comunicaciones de forma segura con terceros, permitiendo la transmisión de imágenes, contenido audio-visual y video, y otro contenido multimedia; software descargable para navegar en internet; software de computadora para mejorar el acceso móvil a internet mediante computadoras, computadoras móviles, y dispositivos de comunicaciones móviles; software de computadora y de dispositivos móviles usado para mejorar el acceso móvil a aplicaciones web y a aplicaciones de internet mediante computadoras, computadoras móviles, y dispositivos de comunicaciones móviles; software de computadora y de dispositivos móviles para mejorar las capacidades de carga y descarga en computadoras, computadoras móviles, y dispositivos de comunicaciones móviles; software descargable para mensajería, intercambio de archivos, comunicaciones, intercambio electrónico de datos, audio, video, imágenes y gráficos mediante redes informáticas, móviles, inalámbricas, de telecomunicaciones y software de computadora descargable para procesamiento de imágenes, gráficos, audio, video, y texto, de la clase 09 de la Clasificación Internacional, no puede ser admitida a registro por cuanto carece de aptitud distintiva.
En efecto, la denominación TELEGRAM, cuya traducción al castellano hace referencia a telegrama, que a su vez significa un medio de comunicación que permite comunicar alguna cuestión de manera concisa, rápida y breve a través de un telégrafo3, no está dotada de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifique y diferencie los productos que pretende distinguir el signo solicitado, toda vez que dicha denominación no será percibida por el consumidor como un signo distintivo de un determinado origen empresarial, toda vez que alude a un tipo de mensaje rápido enviado a través de un dispositivo especial.
En tal sentido, el signo solicitado no resulta distintivo para los productos que pretende distinguir, por cuanto, adolece de la fuerza distintiva para interactuar en el tráfico mercantil como un signo que logre ser asociado a un determinado origen empresarial, no siendo factible que cumpla con la función a la que está destinado en el mercado, al carecer de elementos adicionales que le otorguen la idoneidad marcaría suficiente.
Con fecha 02 de julio de 2021, Telegram FZ-LLC interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
– La solicitud de registro no fue objeto de oposiciones. Quiere decir que ni los consumidores ni sus competidores consideraron que el signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones absolutas y/o relativas previstas en la ley.
– Es una compañía líder en el desarrollo de software, que forma parte de un grupo de empresas operadas bajo el nombre o la referencia TELEGRAM (el “Grupo Telegram”).
– TELEGRAM es un aplicativo de mensajería móvil y de computadora basado en la nube. El 24 de abril de 2020, el Grupo Telegram reportó que TELEGRAM tenía más de 400 millones de usuarios activos. TELEGRAM se encuentra disponible en todos los países que tienen acceso a una App Store o Google Play.
– La denominación TELEGRAM fue elegida para el aplicativo porque el telegrama fue un medio para enviar mensajes que devino obsoleto debido a los cambios en la tecnología. Sin embargo, con esta nueva tecnología, nuestra empresa pensó revivir el término como un método de comunicación.
– Es titular de la marca TELEGRAM en la clase 9 de la Clasificación Internacional, en: Serbia, Suiza, Nueva Zelanda, Brasil, Marruecos, Mónaco, Chile, India, Moldavia, EUIPO, Filipinas, Estados Unidos, Albania, Reino Unido, Canadá, Israel, México, Australia, Islandia y China. La referida información puede corroborarse a través de la herramienta virtual TM View.
– Teniendo en cuenta todos los antecedentes mencionados y la cantidad de registros que tiene alrededor del mundo, no sería posible sostener que la misma no es distintiva y por lo tanto, los consumidores no serán capaces de asociarla con un determinado origen empresarial.
– TELEGRAM se encuentra conformada por una denominación distintiva que no hace referencia directa a los productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional que pretende identificar.
– El signo TELEGRAM no se confunde ni con otro signo registrado ni con los productos incluidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional que distinguirá, siendo más bien capaz de cumplir con la función diferenciadora e identificadora inherente a todo signo distintivo.
– TELEGRAM no es un signo que sea comúnmente utilizado por el público consumidor de productos incluidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional. Por el contrario, se trata de una palabra de un idioma distinto al nuestro que lo convierte en un signo peculiar, original y novedoso.
– La Dirección de Signos Distintivos no ha explicado porqué la denominación TELEGRAM no podrá ser asociada a un origen empresarial determinado para distinguir productos entre los cuales no se incluye ningún “medio de comunicación” (ya que el mismo en todo caso constituiría un servicio y aquí estamos frente a productos). No solo eso, sino que, para la Dirección, el hecho de que eventualmente el público consumidor pueda conocer el significado de la denominación TELEGRAM, lo convierte en un signo carente de distintividad. Sin embargo, no siendo TELEGRAM una denominación que describa en forma directa una característica o cualidad de los productos a distinguirse, o se refiera a alguno de los productos que buscamos distinguir, no es posible calificarlo como una denominación carente de distintividad.
– El signo solicitado está conformado por una denominación proveniente del idioma anglosajón que, en función a los productos que el signo busca distinguir, cumple plenamente con la función identificadora de un origen empresarial. Refuerza lo expuesto, el hecho que el signo cuyo registro estamos solicitando se encuentra registrado en otros países, incluso, en países de habla inglesa.
– El signo solicitado es distintivo y como tal debe ser registrado como marca pues: (i) no es susceptible de ser confundido con una marca previamente registrada, (ii) se trata de un signo que por sí solo es susceptible de identificar los productos incluido en la referida clase sin que se confunda con tales productos o sus características.
– La solicitud de registro de la marca TELEGRAM consignó una pluralidad de productos de naturaleza diversa. Sin embargo, la Dirección, lejos de realizar un análisis detallado de porqué el termino TELEGRAM no sería distintivo respecto de cada uno de estos, simplemente ha señalado de manera general que no lo es por constituir este un medio de comunicación para el envío de mensajes.
– El término TELEGRAM no constituye: (i) una designación común o usual de los productos de la clase 9 que pretende distinguir. (ii) una denominación de uso común en la clase 9. (iii) una denominación necesaria para la comercialización de los productos que pretende identificar.
– La marca TELEGRAM, considerada de manera aislada sin mayor información adicional, es un término abstracto que no permitirá, y menos tendrá como consecuencia, que un consumidor deduzca o identifique los productos que hemos solicitado en la clase 9 de la Clasificación Internacional.
– La Dirección alega que el significado de la marca solicitada es “un medio de comunicación que permite comunicar alguna cuestión de manera concisa, rápida y breve a través de un telégrafo”. No obstante, lo anterior, el telégrafo era un instrumento mecánico utilizado en los siglos 19 y 20. Este método de comunicación no existe el día de hoy. De acuerdo con ello, es inconcebible que se pueda alegar que la marca solicitada pueda ser descriptiva, de uso común o necesaria para identificar los productos que pretende identificar.
– No hay una relación significativa entre la definición del diccionario del término “telegrama” y un programa para compartir archivos o relacionado con una función que permita a los usuarios transferir archivos de audio (en formato MP3), archivos de video o imágenes a cualquier lugar entre 1 y 200 usuarios de manera simultánea.
– El signo TELEGRAM no es descriptivo ni de uso común respecto de los productos que pretende identificar. Aún en el supuesto que la marca TELEGRAM sea considerada evocativa o sugestiva, ello no quiere decir que sea descriptiva o carente de distintividad, al respecto la Sala ha determinado, a través de la citada jurisprudencia, que el hecho de que un término aluda a determinados productos o servicios no lo hace carente de distintividad, sino que por el contrario lo hace un término evocativo, el cual si es susceptible de ser registrado como marca.
[Continúa…]
