La impresión poco legible de una marca registrada en un producto no determina su cancelación [Casación 1342-2022, Lima]

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SUMILLA: La impresión poco legible de una marca registrada en un producto materia de comercialización, no determina su cancelación, en tanto que, dicho defecto técnico no altere su distintividad y poder diferenciador. Por otra parte, para que en un producto comercializado se determine la existencia de vinculación, conexión o relación con otros productos y/o servicios, basta que cumpla con uno de los criterios sustanciales establecidos por la Comunidad Andina, mediante Interpretación Prejudicial.


Corte Suprema de Justicia de la República
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
CASACIÓN 1342-2022, LIMA

Lima, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés

VISTA; la causa número mil trescientos cuarenta y dos, guion dos mil veintidós, guion LIMA, en audiencia pública virtual llevada a cabo en la fecha, ante esta Sala Suprema integrada por los señores Jueces Supremos: De La Rosa Bedriñana, Ampudia Herrera, Cartolin Pastor, Linares San Román y Corante Morales; y producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por la empresa demandante, NIKE INNOVATE C.V., con fecha siete de octubre de dos mil veintiuno, que obra a fojas novecientos cincuenta y nueve del expediente judicial digital, contra la sentencia de vista de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, que obra a fojas novecientos veinticinco del expediente judicial digital, que revocó la sentencia de primera instancia de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, que obra a fojas quinientos tres del expediente judicial digital, que declaró fundada en parte la demanda, y reformándola la declaró infundada.

CAUSALES DEL RECURSO:

Por resolución de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós, que obra a fojas doscientos seis del cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante, por las siguientes causales: i) Infracción normativa de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; y, ii) Infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado; correspondiendo a este Colegiado Supremo emitir pronunciamiento de fondo al respecto.

CONSIDERANDO:

Primero. De la Pretensión demandada

Conforme se advierte del escrito de demanda, que obra a fojas ciento noventa y tres del expediente judicial digital, la empresa accionante Nike Innovate C.V. interpone demanda, solicitando como pretensión principal, la nulidad de la Resolución N° 1751-2017/TPI-INDECOPI de fecha cinco de junio de dos mil dieciséis, que resolvió: “Primero: CONFIRMAR la resolución N° 3499-2016/CSD-Indecopi, de fecha 21 de diciembre de 2016, que declaró FUNDADA EN PARTE, la acción de cancelación interpuesta y mantuvo el registro de la marca de producto constituida por la figura de dos anzuelos dispuestos en forma paralela, conforme al modelo (Certificado N° 92627) para distinguir prendas de vestir, con expresa exclusión de calzados y sombrería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial”, como pretensión accesoria, se declare fundada la acción de cancelación por falta de uso de la marca registrada a favor del señor Castillo Certificado N° 92627 y cancelarse su registro para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrería de la Clase 25 de Clasificación Internacional; y, como pretensión subordinada, la nulidad de la Resolución N.° 1751-2017/TPI-INDECOPI y se ordene al Tribunal dicte una nueva resolución en la cual se declare fundada en parte la acción de cancelación y se mantenga el registro de la marca Certificado N° 92627-2017 s olo para distinguir medias de la Clase 25 de la Clasificación Internacional.

Segundo. Pronunciamiento de las instancias de mérito

El Juez del Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, que obra a fojas quinientos tres del expediente judicial digital, declaró fundada en parte la demanda; en consecuencia, nula la Resolución N° 175 1-2017/TPI-INDECOPI de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, en el extremo que dispuso mantener el registro de la marca de producto para distinguir prendas de vestir de la clase 25 de la Clasificación Internacional, y ordena a la entidad demandada, emita nueva resolución manteniendo el registro de la marca (Certificado N° 92627) solo para distinguir “medias” de la referida clasificación. Señalando concretamente como argumentos de su decisión, los siguientes: a) respecto al uso de la marca, se tiene que, de los medios probatorios presentados por el codemandado Mariano Félix Castillo Salvatierra, se verifica que el mismo ha venido haciendo uso de la marca cuya cancelación se pretende; b) en relación a la mala fe invocada por la empresa demandante, se aprecia que la misma no ha probado cómo el codemandado Castillo Salvatierra habría actuado de mala fe, y tampoco ha demostrado cómo es que el uso de la marca figurativa (constituida por dos anzuelos dispuestos en forma paralela) le perjudicaría, ya que dicha marca fue correctamente registrada por el señor Castillo; y, c) en cuanto a la pretensión subordinada, se advierte de autos que el uso de la marca registrada solo ha sido en la fabricación y comercialización de “medias”, por lo que, corresponde limitar los productos distinguidos con la marca de los dos anzuelos únicamente a dicho producto, en tanto que el género “prendas de vestir”, comprende una diversidad de productos que no guardan similitud con el mismo, tales como polos, pantalones, camisas, blusas, ternos, vestidos, ropa interior, entre otros.

El Colegiado de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la referida Corte Superior, mediante sentencia de vista de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, que obra a fojas novecientos del expediente judicial digital, revocaron la sentencia de primera instancia, que declaró fundada en parte la demanda y reformándola la declararon infundada, luego de considerar que: a) El uso de la marca se realizó mediante la empresa Palmas Sociedad de Responsabilidad Limitada, con la cual el señor Castillo Salvatierra celebró un “contrato de licencia de uso de marca”, entonces sí era un uso autorizado; b) el uso del signo se ha acreditado de la misma forma en la cual se registró, siendo que, si bien la marca pudo haberse consignado borrosa en las medias, ello no implica que la marca no se haya utilizado, toda vez que la misma también estaba impresa en las etiquetas de las medias y en los comprobantes de pago correspondientes; y, c) respecto de la pretensión subordinada, las medias son prendas de vestir que cumplen la misma finalidad que cualquier otra prenda, entonces, si resultan intercambiables al cumplir el mismo fin, que es vestir a la persona, ello con el agregado de que son un complemento de las prendas de vestir.

Tercero. La infracción normativa

Habiéndose admitido el recurso de casación tanto por infracciones normativas de carácter procesal, como de naturaleza material, en primer lugar se iniciará con el análisis de la infracción de normas de carácter procesal, desde que, si por ello se declarará fundado el recurso, carecería de objeto emitir pronunciamiento en torno a las infracciones normativas materiales invocadas por la parte recurrente en el escrito de su propósito y, si por el contrario, se declarará infundadas las referidas infracciones procesales, correspondería emitir pronunciamiento respectos de las infracciones sustantivas.

Cuarto. Respecto de la causal de naturaleza procesal (de orden constitucional)

La norma procesal cuya infracción se denuncia y ha sido declarada procedente es la consistente en la infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, relacionada con el derecho al debido proceso y en específico con el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales; por lo que, previo a su análisis debemos de partir describiendo lo que explícitamente prevé dicho dispositivo legal:

– Artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, que establece:

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

3. La observancia al debido proceso y la tutela jurisdiccional

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”.

Sobre el debido proceso y la debida motivación

Quinto. Al respecto, corresponde señalar que el debido proceso es considerado un derecho humano y a la vez fundamental.

Además, del reconocimiento constitucional (inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú), se encuentra consagrado en instrumentos internacionales, entre ellos, el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos así como en los artículos 1 y numeral 1) del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Sexto. Es oportuno señalar que uno de los principales componentes del derecho al debido proceso se encuentra constituido por el denominado derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, el cual garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, siendo exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, contenga los fundamentos de hecho y de derecho, así como la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. Esta garantía se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada. Su finalidad en todo momento es salvaguardar al justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez, que garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso.

[Continúa…]

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