El Tribunal del Indecopi (Sala Especializada en Propiedad Intelectual) acaba de emitir la Resolución 0631-2024/TPI-Indecopi confirmando la resolución de primera instancia que declaró Infundada su Oposición aduciendo, entre otros, la Notoriedad mundial de su marca «Boss» y pidiendo por ella una «protección especial» contra el registro de la marca «Bossney» para prendas de vestir, en la Clase 25.
La Defensa es se enfocó en la «debilidad» de la marca Boss ya que se demostró que dicha sílaba está integrada en otras marcas registradas («Bossko», «Bosster», «Bossany», «Bossko» entre otros).
Hugo Boss interpuso su apelación solicitando también la nulidad de la Resolución de la Comisión de Signos Distintivos aduciendo falta de «motivación», siendo que todo lo contrario, la resolución de primera instancia, si estuvo debidamente motivada.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
Resolución N° 0631-2024/TPI-INDECOPI
Expediente N° 955507-2022/DSD
SOLICITANTE: LI BAOZHU
OPOSITORA: HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG
Solicitud de nulidad de resolución de Primera Instancia: Infundada – Oposición andina – Registro multiclase – Análisis del riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos de las clases 14 y 25 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, tres de julio de dos mil veinticuatro.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 14 de junio de 2022, Li Baozhu (Chile) solicitó el registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituida por la denominación BOSSNEY y logotipo, conforme al modelo, para distinguir
En la clase 11: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.
En la clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.
Con fecha 06 de julio de 2022, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG (Alemania) formuló oposición al registro del signo solicitado, manifestando lo siguiente:
– Es titular en el Perú y Colombia de las siguientes marcas que distinguen productos de las clases 14 y 25 de la Nomenclatura Oficial:
– Acredita su interés real en el mercado peruano con el registro de las marcas BOSS y logotipo (Certificado Nº 13715) y BOSS (Certificado Nº 41683), que distinguen productos de las clases 14 y 25 de la Nomenclatura Oficial.
– El signo solicitado que pretende distinguir productos de la clase 14 y sus marcas registradas (en las clases 14 y 25) se encuentran referidos a algunos de los mismos productos y otros que se vinculan.
– El signo solicitado ha reproducido de forma idéntica el término BOSS que forman parte de sus marcas registradas.
– El término BOSS constituye una denominación de fantasía, que merece mayor protección
– El elemento figurativo del signo solicitado forma parte de diversas marcas de la clase 14 de la Nomenclatura Oficial, por lo que no resulta relevante para desvirtuar las semejanzas existentes con sus marcas registradas.
– El signo solicitado es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor, quien podría llegar a pensar que se trata de una nueva línea de productos que identifican sus marcas registradas.
Adjuntó medios probatorios consistentes en certificados y copias informativas de registro. Sustentó los argumentos de su oposición en los artículos 136 inciso a) de la Decisión 486[1].
Citó como jurisprudencia la Resolución N° 833-2016/CSD-INDECOPI de fecha 18 de marzo de 2016, que consideró aplicable al presente caso[2].
Mediante proveído de fecha 13 de julio de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, entre otros aspectos, dejó constancia de que:
– La oposición andina se basa en la marca BOSS, registrada en Colombia con Certificado N° 159326, para distinguir productos de la clase 14 de la Nomenclatura Oficial, cuyo interés real en el mercado peruano se acredita con el Certificado de registro N° 13715.
[Continúa…]
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[1] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)
[2] El citado procedimiento corresponde al Expediente N° 627718-2015, el cual versa sobre la solicitud de registro de la marca DISITE y logotipo , para distinguir productos de la clase 14 de la Nomenclatura Oficial.
