Sumario: 1. Introducción, 2. Las diferencias entre las marcas y nombres comerciales a la luz de los principios de propiedad intelectual, 3. La nulidad de registro de marca y el uso anterior de un nombre comercial como impedimento relativo de registro, 4. Algunos criterios jurisprudenciales a tener en cuenta, 5. Conclusiones.
1. Introducción
Este artículo tiene por finalidad explicar brevemente en qué consiste el procedimiento de nulidad de marca sobre la base de un nombre comercial usado con anterioridad. Para lograr este objetivo, en primer lugar, se abordarán las diferencias sustanciales entre las marcas y nombres comerciales, pues ello es esencial para entender el procedimiento de nulidad de marca basada en la causal antes precisada.
Luego, se explicará cómo se desarrolla el procedimiento de nulidad, y qué deberá acreditar el accionante para obtener un resultado exitoso. Finalmente, se expondrán los pronunciamientos jurisprudenciales que se deberán tomar en cuenta para formular una acción de nulidad marcaria de manera adecuada.
2. Las diferencias entre las marcas y los nombres comerciales a la luz de los principios de propiedad intelectual
Las marcas y los nombres comerciales son signos distintivos que usan los agentes económicos para diferenciar su oferta en el mercado, los cuales se encuentran regulados en la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, la Decisión 486) y en el Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Decreto Legislativo 1075 (en adelante, Decreto Legislativo 1075). No obstante, la forma en la que se protegen y la finalidad que se pretende a través de cada uno de ellos no es igual.
Por un lado, las marcas tienen como finalidad distinguir los productos y/o servicios que ofrece un empresario en el mercado[1], mientras que el nombre comercial distingue al empresario mismo, a su actividad económica o un establecimiento mercantil[2]. Así lo ha explicado la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en adelante, la Sala) en la resolución 0047-2023/TPI-INDECOPI, en la cual señaló lo siguiente:
“Al respecto, la Sala considera necesario precisar que la naturaleza de un nombre comercial y de una marca es distinta, toda vez que el nombre comercial sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica; en tanto que la marca es el signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de sus competidores (…)”
Ahora bien, con respecto al principio de especialidad, es importante tener en cuenta que rige de igual forma para las marcas y nombres comerciales, pues sus titulares solo pueden reclamar derechos de exclusiva respecto de productos y servicios idénticos o vinculados económicamente, salvo que se trate de signos notoriamente conocidos.[3]
No obstante, la diferencia no está solo en su ámbito y objeto de aplicación, sino también en el esquema de protección que el legislador comunitario ha previsto para cada uno, y la forma en la que se aplican los principios de inscripción registral y el principio de territorialidad.
En efecto, en cuanto al principio de inscripción registral, es importante tener claro que las marcas se protegen desde su registro. Por tanto, el derecho marcario en el Perú reposa en el sistema atributivo de registro.[4]
En cambio, el nombre comercial no es protegido desde su registro, ya que este es meramente declarativo. En realidad, el ordenamiento cautela este signo distintivo desde su primer uso[5], siempre que quien reclame derechos sobre él logre probar su uso constante, real y efectivo en el mercado, en los márgenes establecidos por el art. 84 del Decreto Legislativo 1075.[6]
Asimismo, con respecto al principio de territorialidad, en el ordenamiento jurídico comunitario se ha previsto que, una vez inscrita una marca, esta recibe protección contra el riesgo de confusión, asociación, y de ser el caso, dilución y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, en todo el territorio nacional. Por tanto, independientemente de la región o área geográfica que se usa una marca, su titular podrá ejercer los derechos que le confiere el ordenamiento andino en todo el territorio peruano.
Por su parte, el principio de territorialidad se aplica para los nombres comerciales con determinados matices. En efecto, si un nombre comercial está registrado, entonces recibe la misma protección en todo el territorio nacional, sin embargo, si no lo está, su titular solo podrá reclamar derecho sobre él en el ámbito de influencia geográfica efectiva en el que ha sido utilizado.
Teniendo claro este panorama, se comenzará explicar en qué consiste el procedimiento de nulidad de registro de marca con base en el uso anterior de un nombre comercial.
3. La nulidad de registro de marca y el uso anterior de un nombre comercial como impedimento relativo de registro
Tal como fue dicho en el apartado anterior, el ordenamiento comunitario andino protege a los nombres comerciales desde su primer uso, por tanto, necesario que su titular acuda al registro para reclamar derechos sobre él, a diferencia de las marcas.
En ese sentido, cabe la posibilidad de que una empresa obtenga un registro de marca para determinados productos o servicios, aunque previamente, en cualquier otro lugar del territorio peruano, otro agente económico haya venido usando un nombre comercial muy similar a la marca antes mencionada.
En efecto, en la medida que la Dirección de Signos distintivos (DSD), no tiene forma de conocer que un nombre comercial similar a la marca solicitada ha sido usado anteriormente, no podría denegar el registro con base en este, a menos que su titular formule una oposición.
Ahora bien, esto no quiere decir que no se pueda iniciar este procedimiento con base en un registro de nombre comercial registrado, pues al igual que ocurre con las marcas, la Decisión 486 reconoce dicho derecho[7]. No obstante, estos serán los casos menos comunes, pues existen menos posibilidades de que un empresario solicite el registro de una marca a sabiendas de que puede serle denegado de oficio por el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), o con base en el planteamiento de una oposición del titular del signo registrado.
Entonces, ¿qué puede hacer el titular de un nombre comercial frente a esta situación? La Decisión 486 prevé que, a pedido de parte, se puede solicitar nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de los dispuesto en el art. 136, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la concesión del registro. Este artículo en su inciso b), señala que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.
En el seno del procedimiento, quien alega ser titular de un nombre comercial afectado por el registro de marca, deberá acreditar cuatro cosas:
- Que su nombre comercial distingue actividades económicas, un establecimiento mercantil o una empresa referida a productos o servicios iguales o vinculados a los que distingue la marca.
- Que el nombre comercial y la marca son semejantes gráficas y/o fonéticamente,
- Que empezó a usar el nombre comercial antes de la solicitud de registro de marca, y
- Que viene usando el nombre comercial de manera real y efectiva en el mercado a la fecha de la interposición de la acción de nulidad.
Lógicamente, el emplazado deberá probar lo contrario.
En ese sentido, si un empresario se percata que fue registrada una marca similar o igual a su nombre comercial que ha venido con anterioridad, y que ambos signos se refieren a los mismos productos o servicios, entonces podría iniciar un procedimiento de nulidad contra dicho registro, determinado así, con efectos retroactivos, que ni este ni la solicitud que lo originó, haya surtido efecto alguno, conforme a lo prescrito en el art. 8 del Decreto Legislativo 1075[8].
Sobre el procedimiento de nulidad de registro en general, es importante tener en cuenta que le es aplicable el Capítulo VII de la Decisión 486, y los art. 73 y 74 del Decreto Legislativo 1075. Aunado a ello, se debe tener en cuenta que se trata de un procedimiento trilateral puro, por tanto, la resolución que pone fin al procedimiento no resolverá sancionar a ninguna de las partes.
En otro lugar, he dado mi opinión sobre la posible inseguridad jurídica que podría ocasionar lo comentado anteriormente[9], no obstante, actualmente es un mecanismo que la ley pone a disposición de los empresarios, a través del cual pueden hacer valer sus derechos legítimamente.
4. Algunos criterios jurisprudenciales a tener en cuenta
Además de los aspectos normativos esbozados en los apartados anteriores, se deben tomar en consideración los criterios jurisprudenciales y los precedentes de observancia obligatoria que ha emitido la Sala sobre esta materia.
Como se precisó anteriormente, el principio de territorialidad no rige de la misma forma en los nombres comerciales y en las marcas. En efecto, mediante el ya antiguo precedente de observancia obligatoria recaído en la resolución 387-1998/TPI-INDECOPI, donde la Sala precisa que un nombre comercial no registrado solo está protegido en el ámbito de influencia efectiva del nombre comercial, es decir, donde ha sido usado de manera real, efectiva y continua.
Más adelante, mediante la resolución 0187-2015/TPI-INDECOPI, la Sala precisó los criterios aplicables a los procedimientos en los que entren en conflicto una marca y un nombre comercial. Para lo aquí concierne, es relevante el primer criterio, en tanto que la Sala se ocupó de cómo se debe resolver un conflicto entre un nombre comercial no registrado anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca.
Ahora bien, es preciso aclarar que, si bien la Sala enfoca los criterios desde la formulación de una oposición a un registro de marca con base en un nombre comercial, este mismo razonamiento puede ser aplicado para los procedimientos de nulidad, ya que el fundamento normativo y el impedimento relativo de registro es exactamente igual.
Al respecto, la Sala indicó que el titular de un nombre comercial solo podrá accionar contra una solicitud o registro de marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia abarque casi todo el territorio nacional. En cambio, aquellos nombres comerciales que no logren mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria (o nulidad) del registro de marca.
Pero ¿esto quiere decir que el nombre comercial usado anteriormente deja de recibir protección? Por su puesto que no. Aunque la acción de nulidad sea declarada infundada, la Sala reconocerá al titular del nombre comercial derechos sobre este en su ámbito de influencia económica efectiva, lugar en el cual ningún tercero, ni el titular de la marca registrada podrán usar un signo igual o similar. Así, por ejemplo, en la resolución 3126-2013/TPI-INDECOPI, la autoridad dejó a salvo el derecho del accionante de un procedimiento de nulidad de continuar usando su nombre comercial dentro de la zona de influencia económica.
Otro aspecto importante a tratar es el desarrollado por el precedente de observancia obligatoria recaído en la resolución 1688-2021/TPI-INDECOPI, en el cual la Sala preciso:
cuando se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial este o no registrado, su uso continuo podrá ser acreditado si entre el uso más reciente y la fecha en que se pretendió hacer valer el derecho hubiera transcurrido hasta 6 meses como máximo.
En ese sentido, cuando se pretenda anular una marca con base en un nombre comercial, su titular se debe asegurar que lo haya utilizado de manera real y efectiva por lo menos durante los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de nulidad, puesto que, si no es así, esta será declarada improcedente.
Finalmente, es de vital importancia tomar en cuenta lo establecido en el segundo párrafo del art. 84[10] del Decreto Legislativo 1075, en cuanto precisa que en los medios de prueba que se presenten para acreditar el uso de un nombre comercial, debe apreciarse el signo solicitado conforme ha sido consignado en la solicitud.
Esta disposición puede influir directamente en un procedimiento de nulidad de registro de marca si el titular del nombre comercial ha variado la forma en la que ha venido utilizado su signo durante el tiempo. En efecto, como ya fue dicho anteriormente, en un procedimiento de nulidad de registro de marca, el accionante deberá probar la fecha de primer uso del nombre comercial, y, además, que ha sido dicho signo el que ha venido empleando hasta la fecha de presentación de la solicitud.
Por tanto, si el accionante ha variado de forma relevante la forma en la que usaba su nombre comercial, ya no podría invocar derechos sobre el que usaba en primer lugar, pudieron repercutir ello en la fecha desde la cual la autoridad considere que se empezó a usar por primera vez el nombre comercial.
En ese sentido, si desde la variación sustancial del nombre comercial transcurrieron seis meses, y dicho cambio se produjo luego de la presentación de la solicitud de registro de marca, el accionante no podrá acreditar que el nombre comercial sobre el cual pretende se le reconozcan derechos fue usado antes de la solicitud de registro de marca, declarándose así la improcedencia de la nulidad solicitada.
5. Conclusiones
- Los principios inscripción registral y territorialidad rigen tanto para los nombres comerciales, las marcas, y, en general, a todos los signos distintivos, no obstante, su especial naturaleza hace que se presenten matices en su aplicación práctica.
- Los procedimientos de nulidad de registro de marca más comunes se basan en nombres comerciales no registrados, pues es precisamente en estos casos donde es sumamente complicado que el Indecopi, de oficio, tome previo conocimiento de la situación que ocurre en la realidad del mercado.
- El procedimiento de nulidad de registro de marca tiene por finalidad que se declare la extinción de los derechos que concedió dicho registro a su titular de manera retroactiva, es decir, como si nunca se le hubieran otorgado dichos derechos.
- Antes de iniciar un procedimiento de nulidad, es importante tener en cuenta los pronunciamientos y criterios jurisprudenciales que ha emitido la Sala sobre la materia.
[1] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado (…)
[2] Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (…).
[3] En el proceso 116-IP-2021, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) precisó que la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: (…), b) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente (…)
[4] En la resolución 2439-2014/CSDC-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos (CSD) señaló que “para la adquisición del derecho exclusivo sobre una marca nuestra legislación ha adoptado el sistema atributivo, sistema por el cual el derecho es “atribuido” a quien obtiene el registro de la marca.”
[5] Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cese el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o establecimiento que lo usa.
[6] Artículo 84.- La acreditación del uso del nombre comercial solicitado se realiza a través de la presentación de medios probatorio que demuestren el uso del mismo en relación con todas y cada una de las actividades económicas para las cuales se pretende registrar dicho nombre comercial, de acuerdo a lo consignado en su solicitud de registro, de conformidad con los artículos 191 y 193 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
[7] Artículo 172.-
(…)
La autoridad nacional competente declarará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiese efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
[8] Artículo 8.-
La declaración de nulidad de un registro determinada, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtida los efectos previstos en el presente Decreto Legislativo.
(…)
[9] Ayrton Erick Huamán Núñez. “¡Pero yo no lo sabía! La inseguridad que genera la actual regulación del nombre comercial.” En Dimensión Mercantil [En línea]. Disponible aquí [Consulta: 12 de marzo de 2022]
[10] Artículo 84.-
(…)
Los medios probatorios a presentar pueden consistir en comprobantes de pago, publicidad y cualquier otro documento que cause convicción en la Autoridad sobre el uso efectivo y real del nombre comercial en el mercado. En estos debe apreciarse el signo solicitado conforme ha sido consignado en su solicitud.
