Sumario: 1. Introducción; 2. Naturaleza jurídica del análisis de confundibilidad; 3. Reglas básicas para un correcto análisis de confundibilidad; 4. El supuesto especial de los componentes genéricos; 5. Conclusiones.
1. Introducción
En el derecho marcario peruano se observan dos instrumentos jurídicos principales: la Decisión 486 (en adelante, decisión) de la CAN y el Decreto Legislativo 1075. El primero es una normativa elaborada en el propio seno de la Comunidad Andina. Esta resulta vinculante para el Perú, pues se trata de un Estado miembro de dicho organismo internacional. El objeto de la decisión es fijar un régimen común de protección de los derechos de la propiedad industrial, es por ello que no solo se refiere a las marcas, sino a los signos distintivos en general y a las patentes de invención[1]. Por otro lado, la elaboración del segundo instrumento mencionado estuvo a cargo del Poder Ejecutivo. Su fecha de publicación data de junio del 2008. Asimismo, la finalidad del Decreto Legislativo es aprobar disposiciones complementarias a lo estipulado en la Decisión 486.
Para el derecho de marcas, la trascendencia de ambas normas radica en que establecen el marco legal del análisis de confundibilidad marcaria. En efecto, el artículo 136 de la Decisión 486 señala en su literal a que no pueden registrarse como marcas signos idénticos o semejantes a otras que ya han sido registradas o solicitadas para registro. Esto quiere decir que, ante cualquier solicitud de registro de una marca, se debe realizar un análisis de confundibilidad para comprobar si existe ese impedimento. Además, tal examen también es expresión de lo que se conoce como principio de no confusión[2]. En atención a ello, en sus artículos 45 y siguientes, el Decreto Legislativo 1075 fija criterios generales y específicos para llevarlo a cabo.
Así las cosas, previamente a la presentación de su solicitud de registro, quien desee inscribir una marca a su nombre debe realizar dicho examen comparativo. Esto le permitirá conocer de modo anticipado sus probabilidades de obtener una respuesta positiva y ahorrar costos de transacción. Por todo lo expuesto, el análisis de confundibilidad marcaria puede ser definido como el examen al que se somete a un signo para determinar si es susceptible de ser registrado como marca por no presentar riesgo de confusión[3]. Es por eso que también se le conoce por el nombre de examen de registrabilidad[4]. Dada su relevancia en nuestro ordenamiento jurídico, en las siguientes líneas, se explicará su naturaleza jurídica y se detallarán algunas reglas básicas para realizarlo. Asimismo, se abordará el caso de los componentes genéricos, para culminar con unas breves conclusiones.
2. Naturaleza jurídica del análisis de confundibilidad
La naturaleza jurídica del análisis de confundibilidad marcaria responde a la propia singularidad de la marca como signo distintivo. Esto quiere decir que la razón de ser de ese examen radica en la distintividad de la que toda marca debe estar investida. En palabras sencillas, tal análisis existe y se realiza para asegurar que el signo que se registre como marca cuente con distintividad. Esta es, en última instancia, su esencia como categoría del derecho marcario[5]. La distintividad es una característica intrínseca a la marca, y se expresa en la aptitud que aquella posee para diferenciar un producto o servicio en el mercado[6]. Tan consustancial es la distintividad a la marca que en no muy pocas ocasiones se le ha definido como aquel signo capaz de distinguir los bienes y servicios de un agente frente a los de la competencia[7].
Por obvias razones, entonces, la marca es capaz de condensar las características de los productos que representa en el mercado[8]. Así, si un sujeto observa el logo de Nike en una zapatilla, lo común es que piense que dicho calzado tiene una calidad aceptable y que está diseñado para el deporte. Algo distinto pasaría si el mismo sujeto observara el logo de Gucci en un zapato, ya que esa marca, más que hacer alusión a lo deportivo, expresa elegancia y exclusividad. Este proceso psicológico podría parecer complejo, pero se da de manera automática en la mente del consumidor. El solo observar la marca genera dicha representación mental y ello aplica incluso para las que no son tan reconocidas como las usadas como ejemplo.
Por tanto, la marca, a través de su distintividad, colabora con el consumidor en su proceso volitivo de consumo[9]. No obstante, no podría cumplir dicha función si no contara con esa característica. Es por esa razón que resulta de la mayor trascendencia realizar un correcto análisis comparativo o de confundibilidad marcaria. El signo que aún no es registrado como marca no deja de ser tal, pues todavía la autoridad administrativa no se pronuncia acerca de su distintividad. Únicamente cuando ella admite su registro luego del correspondiente examen de confundibilidad, es posible afirmar que no solo estamos ante un signo, sino ante un signo distintivo. Solo cuando la autoridad administrativa admite el registro del signo, este pasa a ser una auténtica marca.
3. Reglas básicas para un correcto análisis de confundibilidad
Como se explicó anteriormente, el Decreto Legislativo 1075 fija criterios generales y específicos para realizar el análisis de confundibilidad marcaria. En efecto, su artículo 45 establece que, a fin de determinar el riesgo de confusión entre marcas, se deben considerar los siguientes tópicos:
1. La apreciación sucesiva y conjunta de las marcas: Este criterio señala que la comparación, en primer lugar, se realiza de manera sucesiva y no simultánea; es decir, a la apreciación de una marca le debe seguir inmediatamente la de la otra. Sin embargo, dicha observación no debe efectuarse colocando una marca al lado de la otra al mismo tiempo. La razón de esto es que, por lo general, el consumidor no tiene un producto al lado del otro en el mercado, por lo que su proceso mental de comparación entre marcas es sucesivo, no simultáneo. Asimismo, este análisis debe partir de una apreciación conjunta de las marcas. Así, si el logo de Red Bull está siendo objeto de comparación, no debe dejarse de lado el color de las letras ni la imagen de los toros.
2. El grado de percepción del consumidor medio: El Decreto Legislativo 1075 recurre al estándar del consumidor medio. En ese sentido, si para un consumidor de ese tipo dos marcas podrían resultar confundibles, se debe denegar el registro de la que se pretende inscribir. El estándar mencionado es el de una persona medianamente reflexiva o atenta que no desarrolla un rol activo en la defensa de sus intereses. En definitiva, se trata de un consumidor que no cumple con el nivel de diligencia del consumidor razonable. Este, por el contrario, es aquel que actúa en el mercado con la diligencia ordinaria exigible de acuerdo a las circunstancias. Por lo tanto, el consumidor medio es aquella persona que no realiza un gran esfuerzo por distinguir entre marcas[10].
3. La naturaleza de los bienes o servicios, y su forma de comercialización: Cada marca condensa determinadas características para ciertos productos. Estos, a su vez, tienen una naturaleza o esencia propia. En tal sentido, las zapatillas de Nike y Adidas parecen poseer una naturaleza similar; sin embargo, no se puede decir que existe la misma relación entre un polo Reebok y una galleta San Jorge. Esto porque cada bien sirve para un fin distinto. Dicho factor también influye en la forma en que cada uno se comercializa. Así, el primero estará disponible, sobre todo, en tiendas comerciales de ropa; mientras que el segundo predominará en pequeñas o medianas bodegas. Ello debe tomarse en cuenta para el análisis marcario, ya que, si ya existe Athletic como marca de ropa deportiva, difícilmente el consumidor la confundirá con Alhetic si lo que esta marca representa son productos de limpieza.
4. El carácter de fantasía de la marca, así como su uso y reputación: Este criterio se refiere a los signos de fantasía. Estos son aquellas marcas puramente imaginativas, por lo que no poseen un significado propio. No obstante, tienen la capacidad de despertar alguna idea en la mente del consumidor[11]. Así, por ejemplo, Pepsi o Kodak no tienen un significado en español, pero, si se mencionan, automáticamente se recrea en la mente del sujeto un concepto específico. Entonces, si las dos marcas sometidas a comparación son de fantasía y evocan distintas ideas, parece que es poco probable que haya riesgo de confusión entre ambas. Lo mismo si aquellas distinguen en el mercado productos cuyo uso es radicalmente distinto, o si una de ellas posee una gran reputación y la otra apenas es conocida.
5. La pertenencia de la marca a una familia marcaria: Este criterio alude al supuesto especial de los signos que pertenecen a una misma familia marcaria. Por lo general, entre ellos existe un elemento distintivo común. Dicho componente comúnmente es un prefijo o un sufijo, y hace que todas las marcas que lo contengan sean asociadas entre sí por el consumidor medio. Este les otorgará un mismo origen empresarial y, bajo ese razonamiento, la misma calidad, sabor, aroma o resistencia[12]. Es por eso que, ante el intento de registrar una marca que contenga un prefijo o sufijo que distingue a una familia marcaria, si se trata de un titular diferente, se deberá rechazar la solicitud. Esto porque, de llegar al mercado, el consumidor la asociaría de manera errónea con las que verdaderamente pertenecen a la familia de marcas. En nuestro país, Nescafé y Nestum pertenecen a la familia marcaria Nestlé. Por lo tanto, no sería posible, por ejemplo, pedir el registro de Nesmilk, salvo que se trate del mismo titular de dicha familia.
Hasta aquí, se han desarrollado los criterios generales para realizar un análisis de confundibilidad marcaria. Sin embargo, como se mencionó, el Decreto Legislativo 1075 también establece ciertos criterios específicos. Estos se encuentran contenidos en sus artículos 46, 47, 48 y 49. Debido a la extensión de este breve artículo, estos no serán abordados en el presente espacio. No obstante, en una próxima entrega, que será la segunda parte de este trabajo, todos ellos serán explicados a cabalidad. Por ahora, interesa centrar la atención en el caso de los componentes genéricos.
4. El supuesto especial de los componentes genéricos
El caso especial de las marcas con componentes genéricos es similar al de las familias marcarias. Sin embargo, en ese supuesto, no necesariamente nos encontramos ante un mismo titular[13]. Así, por ejemplo, entre las marcas Microsoft, Microland y Microhard existe la particularidad de tener como prefijo al término “micro”. No obstante, no tienen un mismo origen empresarial. De hecho, Microsoft es una marca estadounidense; mientras que Microland es una marca fundada en India, y Microhard tiene como sede principal la ciudad de Bogotá. Es evidente que ellas no pertenecen a una misma familia de marcas, aunque tienen en común que desarrollan su actividad en el rubro de los servicios y las tecnologías de la información.
Es precisamente el tipo de producto al que representan la razón por la que ostentan dicho prefijo. En efecto, no es casualidad que la mayoría de empresas que pertenecen al mismo segmento del mercado tengan en sus marcas el componente genérico “micro”. En estos casos, queda claro que el prefijo no puede ser adjudicado de manera exclusiva a ningún agente, de modo que su uso es libre para los que se dedican al rubro mencionado. Sin embargo, ello no quiere decir que no debe realizarse un análisis comparativo entre tales marcas. Para ello, se deja de lado el término “micro” y se comparan los demás elementos. Así, para comparar Microsoft y Microland, solamente deben tenerse en cuenta “soft” y “land”. Lo mismo es aplicable para las marcas que, por representar un chocolate, llevan el prefijo “choco”. Ejemplo de ellas son Chocopunch y Chocolisto.
5. Conclusiones
En conclusión, queda claro que el análisis de confundibilidad marcaria es una categoría relevante para el derecho marcario peruano. Ello no solo debido a que es reconocido por la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075, sino también porque de él depende el registro de nuevas marcas. Su importancia, asimismo, radica en que previene y elimina los riesgos de confusión, de manera que contribuye a agilizar el proceso volitivo de consumo. Por consiguiente, los consumidores pueden ahorrar costos de transacción al adquirir bienes o contratar servicios en el mercado. Para realizar dicho examen de modo correcto, se deben tomar en cuenta los criterios generales y específicos establecidos en el Decreto Legislativo 1075. Además, se debe prestar una especial atención a los casos excepcionales de familias marcarias y marcas con componentes genéricos.
[1] Secretaría General de la Comunidad Andina (2019). Decisiones andinas en propiedad intelectual. Lima, pp.8-9.
[2] Arana, María del Carmen (2014). “Marco jurídico de la propiedad industrial en el Perú”. En Anuario Andino de Derechos Intelectuales, núm. 10, p. 76.
[3] Fernández, Carlos (2004). Tratado sobre derecho de marcas. Madrid, pp. 189-194.
[4] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2019). Interpretación prejudicial del artículo 135 literal f) de la Decisión 486. Quito, p. 8.
[5] Rodríguez, Gustavo (2011). El impuro criterio del uso en el examen comparativo de signos: del porqué una tutela centrada en el hoy destruye el posicionamiento de las marcas en el mañana. Lima.
[6] Rodríguez, Gustavo (2009). “El alma del derecho marcario”. En Revista de Economía y Derecho, núm. 21, p. 62.
[7] Delgado, Angela y Gastello, Ronald (2016). Prohibiciones absolutas al registro de marcas. Lima, p. 1.
[8] Chávez, Jorge (2018). El régimen común de derecho marcario y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Lima, pp. 10-11.
[9] Orellana, Miguel (2015). Gestión y percepción de marcas de las universidades de Lima Metropolitana 2014. Lima, p. 38.
[10] Baldwin, Andrea (2019). Uso del parámetro de consumidor medio en bienes y servicios ligados al desarrollo de derechos constitucionales. Lima.
[11] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2015). Proceso 254-IP-2015. Quito, p. 12.
[12] Chávez, Jorge. Op. cit., p. 85.
[13] Ibid., p. 75
